Die Time Gate GmbH ist u.a. Inhaberin der Marken "SAM“ und „UNCLE SAM“, die für Bekleidung geschützt sind. Onlinehändler, die "SAM" oder UNCLE SAM" als Modellbezeichnung in Verkaufsangeboten für Bekleidung nutzen, lässt die Time Gate GmbH seit Jahren über die Kanzlei Lampmann Haberkamm Rosenbaum abmahnen. Da wundert es nicht, dass sich bereits die Gerichte und sogar der BGH mit Abmahnungen wegen der Verletzung der Marke „SAM“ beschäftigt haben. Nicht in jedem Fall wurde eine Markenrechtsverletzung von den Gerichten bejaht. In diesem Blogbeitrag erläutert Fachanwältin Denise Himburg, wie Abgemahnte nach Erhalt einer Abmahnung wegen der Marke "SAM" tun sollten - und was nicht.
Abmahnung wegen Verletzung Marke „SAM“: Was fordert die Time Gate?
Wie üblich bei Markenabmahnungen, fordert die Time Gate die abgemahnten Onlinehändler unter kurzer Fristsetzung auf,
- eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abzugeben,
- zur Bezifferung des Schadensersatzes Auskunft über den Umfang der Markenrechtsverletzungen zu erteilen und
- Abmahnkosten (berechnet nach einem Streitwert zwischen 75.000 und 150.000 EUR) zu erstatten.
Markenabmahnungen sind aufgrund des auf den Unterlassungsanspruch entfallenden hohen Streitwerts stets mit hohen Abmahnkosten verbunden. Bei einem Streitwert von 150.000 EUR beziffern sich die Abmahnkosten auf 3.000 EUR. Dieser Betrag kann für kleine Onlinehändler schon existenzbedrohend sein.
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Darf man "SAM" tatsächlich nicht für Bekleidung verwenden?
Das hängt davon ab, wie Sie "SAM" in Ihren Angeboten verwenden. Nicht jede Nutzung eines als Marke geschützten Zeichens ist eine Markenrechtsverletzung. Eine Markenrechtsverletzung setzt voraus, dass das Zeichen in dem Angebot auch „markenmäßig“ benutzt wird. Dies setzt wiederum voraus, dass der Verkehr in dem Zeichen einen Herkunftshinweis erblickt und nciht etwa nur eine Modellbezeichnung annimmt.
Eine Verletzung der Marke „SAM“ läge daher nur vor, wenn „SAM“ in dem beanstandeten Angebot „markenmäßig“ benutzt worden ist. Die entscheidende Frage ist dabei, ob der Verkehr in „SAM“ nur eine Modellbezeichnung (dann keine „markenmäßige“ Benutzung) oder auch als Hinweis auf den Hersteller der angebotenen Kleidung (= dann „markenmäßige“ Benutzung) sieht. Eine markenmäßige Benutzung kann auch gegeben sein, wenn fremde Marken nicht auf dem Produkt, sondern nur im Angebot (z.B. in der Artikelüberschrift) genannt werden.
Die Gerichte bejahten in der Vergangenheit oft recht großzügig eine „markenmäßige“ Benutzung. 2019 hat sich der BGH in einem Grundsatzurteil eingehend mit der Frage beschäftigt, wann ein Zeichen in einem Internetangebot als Marke genutzt wird und den Instanzgerichten eine „Segelanweisung“ an die Hand gegeben. Diesem BGH-Urteil lag die Nutzung von „SAM“ in einem Onlineangebot für Bekleidung zugrunde. Im Urteil heißt es:
„Abzustellen ist auf die Kennzeichnungsgewohnheiten in dem maßgeblichen Warensektor, insbesondere die Art und Weise, in der Kennzeichnungsmittel bei den betreffenden Waren üblicherweise verwendet werden. Im Bekleidungssektor gibt es verschiedene Kennzeichnungsgewohnheiten. Ob der Verkehr ein auf einem Bekleidungsstück angebrachtes Zeichen als Hinweis auf die Herkunft des Bekleidungsstücks oder als bloßes dekoratives Element auffasst, kann nach der Art und der Platzierung des Zeichens variieren. Dagegen wird der Verkehr in Zeichen, die sich auf eingenähten Etiketten auf der Innenseite von Bekleidungsstücken befinden, regelmäßig einen Herkunftshinweis sehen (…). Wird ein Zeichen auf der Verpackung oder in der Werbung für Bekleidungsstücke verwendet, kann seine blickfangmäßige Herausstellung für eine markenmäßige Verwendung sprechen (…). Erforderlich ist jedoch in jedem Einzelfall die Feststellung, dass der angesprochene Verkehr in der konkret in Rede stehenden Art der Verwendung einen Hinweis auf einen bestimmten Hersteller des in Rede stehenden Kleidungsstücks erblickt. Diesen Anforderungen wird das Berufungsurteil nicht gerecht.“
⇒ Es gibt daher nicht "eine Lösung für alle Fälle". Vielmehr muss in jedem Einzelfall geprüft werden, ob der Verkehr in "SAM" in dem beanstandeten Angebot nur eine Modellbezeichnung oder auch einen Herkunftshinweis sieht.
So verneinte beispielsweise das OLG Frankfurt (Beschluss vom 09.02.2021, Az. 6 W 10/21) eine Verletzung der Marke "SAM". Dort ging es um ein Angebot für eine Barbourjacke im Internet mit folgender Artikelüberschrift: "Barbour Barbour Heritage - Steppjacke mit Druckknöpfen Modell 'Sam' - Olivgrün". Das Gericht nahm an, dass "Sam" in der Artikelüberschrift nur als Modellbezeichnung, nicht markenmäßig benutzt wird.
Ignorieren der Abmahnung ist keine Lösung - Es drohen hohe Klagekosten
Markenabmahnungen sollten keinesfalls ignoriert werden, denn es drohen Klageverfahren, die mit weiteren hohen Kosten verbunden sind. Ist die Abmahnung berechtigt, müsste der Abgemahnte neben den Abmahnkosten und Schadensersatz dann auch noch die Kosten eines Klageverfahrens tragen. Bei einem Streitwert von 150.000 EUR beziffern sich allein die Gerichtskosten auf 4.500 EUR. Hinzu kommen gerichtliche Anwaltskosten auf beiden Seiten in Höhe von jeweils weiteren 5.000 EUR. Ein Klageverfahren kann daher mit weiteren Kosten von 15.000 EUR verbunden sein.
Daher sollten Abgemahnte überlegen, ob die Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung die bessere wirtschaftliche Lösung ist. Mit der Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung erkennt der Abgemahnte weder an, dass tatsächlich eine Markenrechtsverletzung vorliegt noch, dass er die Abmahnkosten zahlen muss.
Vorsicht bei strafbewehrten Unterlassungserklärungen – Es drohen Vertragsstrafen
Allerdings sollten Abgemahnte weder unüberlegt noch vorschnell eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abgeben. Keinesfalls sollte die der Abmahnung beigefügte vorformulierte Unterlassungserklärung unterzeichnet werden. Denn diese enthält eine feste Vertragsstrafe von 5.100 EUR und kann – je nach Fall – auch zu weitgehende Verpflichtungen enthalten. Zudem ist darin ein bestimmter Gerichtsstandort vereinbart.
Vor Abgabe einer Unterlassungserklärung muss aufgeräumt werden
Vor Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung muss sichergestellt werden, dass kein Verstoß gegen die Unterlassungserklärung droht. Hier lauern zahlreiche Fehlerquellen, ist es nicht damit getan, die beanstandeten Angebote aus dem eigenen Shop oder von Amazon, eBay & Co. zu entfernen. Man muss auch auf Dritte wie beispielsweise Suchmaschinen und Verkaufsplattformen einwirken, um Angebote in Archiven und Cache zu löschen.
Vermeiden Sie Vertragsstrafen in Höhe von mehreren Tausend EUR
Stellt die Time Gate GmbH nach Abgabe einer Unterlassungserklärung fest, dass gegen diese verstoßen wird, wird diese Vertragsstrafe fordern. Ein Verstoß läge beispielsweise auch vor, wenn auf eBay bereits beendete Angebote nach wie vor über eBay abrufbar sind.
Vertragsstrafen im Markenrecht beziffern sich in der Regel auf mehrere Tausend EUR. Das weitaus größere finanzielle Risiko bei Abmahnungen wegen Markenrechtsverletzungen besteht daher in der Gefahr eines Verstoßes gegen eine strafbewehrte Unterlassungserklärung. Spätestens hier zahlt sich guter Anwaltsrat aus, um Vertragsstrafen von vornherein zu vermeiden.
Fazit: Wie man auf Abmahnungen wegen „SAM“ Marke reagieren sollten
⇒ Haben Sie eine Abmahnung wegen der Verletzung der Marke „SAM“ erhalten, sollten Sie diese nicht ignorieren. Ignorieren kann teuer werden und zu einem Gerichtsverfahren führen, das mit erheblichen Kosten verbunden ist, die hätten vermieden werden können.
⇒ Sie sollten die Abmahnung ernst nehmen und sich von Fachanwälten für Markenrecht beraten lassen. Diese prüfen, ob die Abmahnung berechtigt ist, formulieren für Sie eine modifizierte strafbewehrte Unterlassungserklärung und beraten Sie, wie Sie Vertragsstrafen vermeiden können.
⇒ Im Idealfall können Sie durch die Abgabe einer Unterlassungserklärung und den Abschluss eines Vergleichs mit dem Abmahner die Angelegenheit außergerichtlich beilegen und hohe Kosten vermeiden.
⇒ Sollte die Markenabmahnung unberechtigt sein, können Sie sich gegen die Forderungen der Time Gate GmbH zur Wehr setzen und gegebenenfalls selbst Schadensersatz geltend machen.
Was kann ich für Sie als Fachanwältin für Markenrecht tun?
Ich berate seit nunmehr 20 Jahren bundesweit Mandanten im Markenrecht. Als Fachanwältin für Markenrecht habe ich bereits zahlreiche von verschiedenen Markeninhabern abgemahnte Unternehmen beraten und vertreten. Als Fachanwältin für Markenrecht sind mir die Angriffspunkte bei markenrechtlichen Abmahnungen bestens vertraut. Ebenso, mit welchen Markenabmahnern man verhandeln kann und mit welchen nicht.
Haben auch Sie eine Abmahnung wegen der Marke „SAM“ erhalten?
Dann können Sie mir die Abmahnung gerne per E-Mail zusenden (
Fachanwältin für gewerblichen Rechtsschutz Denise Himburg – Ihre Markenanwältin mit mehr als 20 Jahren Praxiserfahrung im Markenrecht.