Rechtsanwältin Denise Himburg
Markenabmahnungen für "Hacky Sack"

Die Wham-O Holding Ltd. (Hongkong) lässt über die Kanzlei ZIERHUT IP Onlinehändler abmahnen, die den Begriff „Hacky Sack“ in Angeboten für Spiel- und Sportbälle nutzen. Wenn auch Sie eine Abmahnung wegen "Hacky Sack" erhalten haben, sollten Sie die Abmahnung nicht einfach ignorieren, sondern diese von Markenrechtsspezialisten prüfen lassen.

Ist „Hacky Sack“ tatsächlich als Marke geschützt?

Sie sind vielleicht überrascht, dass „Hacky Sack“ als Marke geschützt sein soll, dachten ggf. auch Sie bisher, dass "Hacky Sack" nur ein Synoym für "Footbag" ist. Footbag ist ein Sport, bei dem ein kleines mit Granulat oder Sand gefülltes Stoffsäckchen allein oder zu mehreren mit Beinen und Füßen gespielt wird. Footbag hat sich insbesondere bei Jugendlichen zu einer Mode entwickelt.

Der Begriff "Hacky Sack“ ist jedoch tatsächlich für die Wham-O Holding Ltd. in zahlreichen Ländern (so auch in Deutschland und in der EU) als Wortmarke mit Schutz in Klasse 28 für Spielbälle, Sportbälle und Spielzeug-Fußsäcke eingetragen. Daher darf nur diese den Begriff "Hacky Sack" im Zusammenhang mit Spiel- und Sportbällen "markenmäßig" nutzen.

Was fordert die Wham-O Holding Ltd. in der Markenabmahnung?

Die Abgemahnten werden von der Kanzlei Zierhut IP aufgefordert,

  • eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abzugeben,
  • für Zwecke der Bezifferung von Schadensersatz Auskunft zu erteilen,
  • ihre Schadensersatzpflicht dem Grunde nach anzuerkennen sowie
  • Abmahnkosten in Höhe von netto 2.151,50 EUR (berechnet nach einem Gegenstandswert von 150.000 EUR und einer 1,5 Geschäftsgebühr) zu erstatten.

Als Zeichen "des Entgegenkommens" wird in der Abmahnung angeboten, die Sache als erledigt zu betrachten, sofern eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abgegeben und Abmahnkosten von „nur“ 2.151,50 EUR (berechnet nach einem Gegenstandswert von 100.000 EUR und einer 1,3 Geschäftsgebühr) gezahlt werden. Auch dies noch ein stattlicher Betrag.

Sollte man auf die Markenabmahnung reagieren?

Das sollte man auf jeden Fall. Andernfalls besteht die Gefahr, dass der Abmahner den Erlass einer einstweiligen Verfügung beantragt. Gegen eine zu Unrecht erlassene Eilverfügung kann zwar Widerspruch eingelegt werden. Aufgrund des vor den Landgerichten herrschenden Anwaltszwangs muss jedoch spätestens dann ein Anwalt beauftragt werden. Da eine Eilverfügung bis zu ihrer Aufhebung zu beachten ist, sollte der Erlass einer möglicherweise unberechtigten Eilverfügung von vornherein verhindert werden. So muss der Abmahner eine außergerichtliche Stellungnahme des Abmahners dem Gericht mit seinem Eilantrag vorlegen.

Wie sollte man auf die Markenabmahnung reagieren?

Um die hohen (im Fall einer berechtigten Abmahnung unnötigen) Kosten eines gerichtlichen Verfahrens wegen des Unterlassungsanspruchs zu vermeiden, sollten Sie die Abmahnung von im Markenrecht spezialisierten Anwälten prüfen lassen.

Nicht nur für juristische Laien, sondern auch für im Markenrecht nicht bewanderte Anwälte ist es schwierig bzw. unmöglich einzuschätzen, ob tatsächlich eine Markenrechtsverletzung vorliegt bzw. die geltend gemachten Ansprüche berechtigt sind.

  • So ist zu prüfen, ob die Marke, auf die sich eine Abmahnung stützt, bereits aus der 5jährigen Benutzungsschonfrist heraus ist.
  • Ist das der Fall, ist zu prüfen, ob die Marke in dem Bereich, in dem sie Schutz beansprucht, tatsächlich ernsthaft genutzt wird, entweder durch den Markeninhaber oder durch Lizenznehmer.
  • Ferner ist zu prüfen, ob der Abgemahnte den Begriff „Hacky Sack“ in dem abgemahnten Angebot auch tatsächlich markenmäßig genutzt hat. Nicht jede Verwendung einer fremden Marke ist unzulässig, sondern nur eine "markenmäßige" Benutzung. Eine markenmäßige Benutzung liegt z.B. nicht vor, wenn "Hacky Sack" in dem Angebot lediglich beschreibend genutzt wurde und der Verkehr daher nicht von einem Herkunftshinweis ausgeht.
  • Ferner ist zu prüfen, ob die von der Kanzlei ZIERHUT IP geforderten Abmahnkosten dem Grunde bzw. der Höhe nach berechtigt sind.
    • Abmahnkosten können nur gefordert werden, wenn sich der Markeninhaber im Innenverhältnis verpflichtet hat, diese an die Abmahnkanzlei zu zahlen. Nach der Rechtsprechung des BGH muss der Abmahner zur Abrechnung im Innenverhältnis spätestens im Klageverfahren vortragen.
    • Die schematische Ansetzung einer 1,5 Geschäftsgebühr ist nach der Rechtsprechung unzulässig.
    • Auch die Bezifferung des Unterlassungsstreitwerts in Höhe von 150.000 EUR ist ggf. nicht in jedem Fall gerechtfertigt. Zwar werden bei Markenrechtsverletzungen i.d.R. hohe Streitwerte angesetzt. Für die Bemessung des Streitwerts ist jedoch stets auf die Umstände des konkreten Einzelfalles abzustellen (Größe und Bedeutung des Abmahners, Größe und Bedeutung des Abgemahnten, Verschulden, Reaktion nach Abmahnung).

Was kann ich für Sie bei Abmahnungen von Zierhut IP tun?

Sollten auch Sie eine Markenabmahnung der Kanzlei Zierhut IP erhalten haben, stehe ich Ihnen für eine kostenlose Ersteinschätzung zur Verfügung. Sie können mir die Abmahnung gerne per E-Mail zusenden (Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!). Ich erläutere Ihnen im Rahmen der kostenlosen Ersteinschätzung kurz die Möglichkeiten des weiteren Vorgehens und nenne Ihnen die damit verbundenen Kosten. Sie können danach in Ruhe überlegen, ob Sie mich mit der Prüfung der Abmahung und Ihrer Vertretung beauftragen wollen.

Aufgrund meiner Spezialisierung im Markenrecht und meiner jahrelangen praktischen Erfahrungen im Markenrecht, können Sie von mir eine schnelle und kompetente Bearbeitung Ihres Anliegens erwarten.

Ich berate und vertrete bereits zahlreiche von der Kanzlei Zierhut IP abgemahnte Onlinehändler.