Eine aktuelle Entscheidung des Bundespatentgerichts (BPatG, 23. August 2024, Az. 30 W (pat) 78/21) zeigt, wie wichtig es ist, dass Markeninhaber ihre Marken in der im Markenregister eingetragenen Form benutzen. Werden Marken in abgewandelter Form benutzt, besteht die Gefahr, dass der Markeninhaber die Benutzung der eingetragenen Marken nicht nachweisen kann. In diesem Fall besteht die Gefahr, dass der Widerspruch aus dieser Marke zurückgewiesen wird. So erging es dem Inhaber der bekannten Marke „MONSTER“, die Schutz für Energydrinks genießt.
Widerspruchsverfahren: „MONSTER“ (Klasse 32) vs. „MONSTER“ (Klasse 9)
Die Inhaberin der jüngeren, in der Türkei als Basismarke eingetragenen Wort-/Bildmarke 
beanspruchte Schutz in Deutschland für Waren der Klasse 9 (Notebooks [Computer], Laptop-Computer, Computermäuse, Mauspads, Laptoptaschen, Laptophüllen, Notebooktaschen, für Notebooks angepasste Taschen).
Die Widersprechende erhob gegen diese Schutzrechtserstreckung Widerspruch, den sie auf zwei ältere Unionsmarken stützte:
- Wortmarke „MONSTER“ (UM 002 784 486), eingetragen 2005 für Waren der Klasse 32 (u.a. Fruchtsaftgetränke, Erfrischungsgetränke, kohlensäurehaltige Erfrischungsgetränke)
- Wortmarke „MONSTER ENERGY“ (UM 011 669 744), eingetragen 2013 für verschiedene Waren der Klassen 14 (Juwelierwaren, Uhren) und 24 (Handtücher, Textilien).
Die Widersprechende machte geltend, dass zwischen den Widerspruchsmarken und der jüngeren Marke "MONSTER" Verwechslungsgefahr bestehe. Zudem sei die Wortmarke „MONSTER“ im Bereich der Energydrinks bekannt, so dass dieser Marke der erweiterte Bekanntheitsschutz zu Gute komme. Zum Nachweis der Bekanntheit legte sie zahlreiche Unterlagen vor.
Der Inhaber der jüngeren Marke bestritt die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarken. Zur Belegun der rechtserhaltenende Benutzung leigte die Widersprechende verschiedene Unterlagen vor (u.a. eidesstattliche Versicherungen, Fotos von Verkaufsständen, Screenshots von Webseiten) vor.
DPMA: Keine Verwechslungsgefahr, aber Bekanntheitsschutz
Das DPMA wies den Widerspruch aus der Wortmarke „MONSTER ENERGY“ vollständig zurück. Dem Widerspruch aus der Wortmarke „MONSTER“ gab es jedoch teilweise statt und versagte der jüngeren Marke „MONSTER“ den Markenschutz in Deutschland für bestimmte Waren der Klasse 9, nämlich Mousepads, Laptoptaschen, Laptophüllen, Notebooktaschen. Dagegen wurde Schutz für Laptops, Notebooks und Computermäuse gewährt.
Zwar läge keine Verwechslungsgefahr vor, da die Waren der Klasse 9 der jüngeren Marke "MONSTER" (u.a. Laptops, Mousepads, Laptoptaschen, Notebooktaschen) und die Waren der Klasse 32 Widerspruchsmarke ("Energiedrinks") unähnlich seien und der Verbraucher daher nicht annehmen würde, dass sie von demselben Unternehmen stammten.
Allerdings sei „MONSTER“ nach „Red Bull“ die zweitstärkste Marke für Energydrinks und damit hinreichend bekannt, um Bekanntheitsschutz nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG zu genießen. Die sich Marken MONSTER vs. seien klanglich und begrifflich so ähnlich, dass jedenfalls bei typischen Merchandising-Produkten, mit denen auch Energydrink-Marken vertrieben werden, eine gedankliche Verbindung möglich sei. Mauspads und Laptoptaschen seien solche typischen Merchandising-Artikel. Diese würden von der Bekanntheit der bekannten Widerspruchsmarke profitieren. Bei Laptops, Notebooks und Computermäusen sei eine solche gedankliche Verbindung jedoch ausgeschlossen, da diese Waren zu speziell und die Märkte zu unterschiedlich seien.
BPatG: Energydrink-Marke „MONSTER“ unterliegt im Widerspruchsverfahren
Die Inhaberin der jüngeren Marke war mit der teilweisen Schutzrechtsversagung in Klasse 9 nicht einverstanden und legte gegen die Entscheidung des DPMA insoweit Beschwerde beim Bundespatentgericht (BPatG) ein - mit Erfolg.
1. Kein Nachweis der rechtserhaltenden Benutzung der Wortmarke "MONSTER"
Das BPatG wies den Widerspruch der Widersprechenden in vollem Umfang zurück, da sie die rechtserhaltende Benutzung der Wortmarke „MONSTER“ schon nicht nachgewiesen hatte. Bereits mangels Nachweis der rechtserhaltenden Markenbenutzung scheide eine Verwechslungsgefahr (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG) bzw. der Bekanntheitsschutz (§ 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG) aus.
Markeninhaber verwendete Marke nicht in der eingetragenen Form
Die Widersprechende legte zwar zahlreiche Unterlagen vor, die die umfassende Benutzung der Marke „MONSTER“ für Energydrinks belegen sollten. Allerdings zeigten diese Unterlagen die Marke „MONSTER“ nicht in der eingetragenen Form, sondern in stark abgewandelter Form. Auf allen Unterlagen war der (als Marke eingetragene) Schriftzug zusammen mit dem bekannten (ebenfalls als Marke eingetragenen) „Krallenlogo“ zu sehen:
Verwendung in abgewandelter Form keine Benutzung der eingetragenen Wortmarke "MONSTER"
Diese Abweichungen, insbesondere die Hinzufügung des Krallenlogos und die ungewöhnliche Schriftart, veränderten den Gesamteindruck der „MONSTER“-Marke derart, dass der kennzeichnende Charakter der eingetragenen Wortmarke nicht mehr gewahrt sei:
"Zwar wird eine in der amtlichen Standardschrift eingetragene Wortmarke bei einer Wiedergabe in einer anderen Standardschrift in aller Regel nicht rechtsschädlich beeinflusst (...) Bei dem vorliegend verwendeten Schriftzug handelt es sich jedoch nicht um eine gängige Schriftart, die keinen Einfluss auf die Unterscheidungskraft der Wortmarke hätte. Die von der Widersprechenden verwendete Schrifttype ist keiner der geläufigen Schriftarten zuzuordnen. Das benutzte Zeichen (...) besteht vielmehr aus einer markanten, runenartig anmutenden Schrift, die der benutzten Form einen eigenen Charakter verleiht. (...)
Die grafische Ausgestaltung der Standardschrift "MONSTER" geht damit über eine bloße Ausschmückung hinaus und entfaltet eine eigene kennzeichnende und mitprägende Wirkung. Dieser eigenständige Bildcharakter führt dazu, dass der Verkehr die benutzte Form bzw. dem Gesamteindruck nach nicht mehr mit der registrierten Widerspruchsmarke „MONSTER“ gleichsetzt."
Die von der Widersprechenden vorgelegten Unterlagen waren daher nicht geeignet, die Benutzung der eingetragenen Wortmarke „MONSTER“ zu belgen.
2. Auch sonstige Voraussetzungen des Bekanntheitsschutzes nicht nachgewiesen
Zudem lägen auch die weiteren Voraussetzungen des Bekanntheitsschutzes nicht vor. Nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG kann die Eintragung einer Marke gelöscht werden, wenn sie mit einer im Inland bekannten Marke mit älterem Zeitrang identisch oder dieser ähnlich ist und ihre Benutzung die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde.
Dabei kommt ein Eingriff in den erweiterten Schutzbereich der bekannten älteren Marke nach der Rechtsprechung nur dann in Betracht, wenn der Verkehr zwischen den Marken eine gedankliche Verknüpfung herstellt, wenn also die Benutzung der angegriffenen Marke die bekannte Marke in Erinnerung ruft. Dies sei - so das Gericht - vorliegend nicht der Fall.
„Gedankliche Verknüpfung“: Berücksichtigung aller Umstände
Bei der Beurteilung der Frage, ob eine gedankliche Verknüpfung besteht, seien – so das Gericht - alle relevanten Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen, insbesondere der Grad der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen, die Art der in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen einschließlich des Grades ihrer Nähe, der Grad der Bekanntheit der älteren Marke, ihre originäre oder durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft sowie das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr.
Geringe Zeichenähnlichkeit: graphische Unterschiede
Insoweit wies das Gericht daraufhin, dass sich die jüngere Marke „MONSTER“ grafisch stark von der älteren Wortmarke „MONSTER“ unterscheide. Zwar könne angenommen werden, dass die klangliche Identität des Wortes „MONSTER“ in beiden Zeichen die Verwechslungsgefahr erhöhe. Allerdings sei die jüngere Marke in einer stark stilisierten grafischen Schrift gestaltet, die nicht auf den ersten Blick als das Wort „MONSTER“ erkennbar sei:
"Erst nach einer analysierenden, möglichen Bestandteilen und deren Bedeutung nachgehenden Betrachtung, zu der der Verkehr erfahrungsgemäß nicht neigt (...), werden der erste Buchstabe als „M“, der dritte Buchstabe möglicherweise als stilisierter Kleinbuchstabe „n“ und der fünfte Buchstabe als stilisierter Kleinbuchstabe „t“ wahrgenommen und die jüngere Marke insgesamt als „Monster“ erkannt und entsprechend benannt. In der Folge sind die Vergleichsmarken (...) in klanglicher und begrifflicher Hinsicht keinesfalls identisch und allenfalls als (gering) ähnlich einzustufen."
Klasse 9 (Mousepads) vs. Klasse 32 (Erfrischungsgetränke): Absolut unähnliche Waren
Sodann stellte das Gericht fest, dass zwischen den Waren der Klasse 9 (Mousepads, Laptoptaschen, Laptophüllen und Notebooktaschen) und Waren der Klasse 32 (Erfrischungsgetränke) keine Ähnlichkeit bestehe, da sie völlig unterschiedlichen Warenkategorien angehörten und von den Verbrauchern im Alltag in völlig unterschiedlichen Zusammenhängen wahrgenommen würden:
"Die sich gegenüberstehenden Waren der Widerspruchsmarke 1 („Energydrinks“) und die beschwerdegegenständlichen Waren „Mauspads,
Laptoptaschen, Laptophüllen, Notebooktaschen“ der jüngeren Marke sind zunächst einmal absolut unähnlich. Der Warenabstand ist von Hause aus sehr groß. Bei dieser Ausgangslage bedarf es besonderer Umstände für die Annahme, der Verkehr werde gleichwohl und trotz der nur geringen Bekanntheit der Widerspruchsmarke 1 und der nur geringen Zeichenähnlichkeit eine gedankliche Verknüpfung zwischen den Marken herstellen. Solche Umstände hat die Widersprechende nicht dargelegt und sind auch sonst nicht ersichtlich."
Keine gedankliche Verknüpfung aufgrund von Marketingmaßnahmen
Zwar könne die Bekanntheit einer Marke dazu führen, dass auch bei unähnlichen Waren eine Verwechslungsgefahr zu bejahen sei, wenn die beteiligten Verkehrskreise die Marken gedanklich miteinander verknüpften. Dies sei vorliegend jedoch nicht der Fall. Die von der Widersprechenden insoweit vorgetragenen "Argumente" wies das Gericht zurück:
"Soweit die Markenstelle davon ausgegangen ist, der Verkehr werde bei den genannten Waren eine gedankliche Verknüpfung zur Widerspruchsmarke „MONSTER“ vornehmen, weil „Computerzubehör“ unter der für Energydrinks bekannten Marke „Red Bull“ als Merchandising-Artikel vertrieben werde, kann dem nicht beigetreten werden. Auch wenn sich die Widersprechende in ihren Marketing-Bemühungen ersichtlich an die Aktivitäten von „Red Bull“ anlehnt, ist es nicht gerechtfertigt, von dem Verhalten eines einzigen Marktteilnehmers - mag es auch der Marktführer sein - auf die Wahrnehmung des Verkehrs insgesamt zu schließen. (...)
Auch die vorgetragenen eigenen Aktivitäten der Widersprechenden legen eine gedankliche Verknüpfung nicht nahe. (...) Im Hinblick auf den Vortrag der Widersprechenden, sie habe auf ihrer Website https://www.monsterenergy.com/de/de/gaming eine Kategorie eingerichtet, die nur Gaming adressiere, hat sie schon nicht dargelegt, dass sie die angeführte Gaming-Seite bereits zum maßgeblichen Prioritätstag der jüngeren Marke betrieben hat. Außerdem belegt die Existenz einer solchen Seite lediglich das Bemühen der Widersprechenden, ihre Marke(n) in dem betreffenden Bereich bekannt zu machen, nicht aber, ob dies tatsächlich gelungen ist.
Der weitere Vortrag der Widersprechenden im Hinblick auf Marketing und Sponsoringmaßnahmen in der Europäischen Union ist sehr vage gehalten. (...) Auch soweit entsprechende Veranstaltungen in Deutschland stattgefunden haben, kann auf dieser vagen Grundlage nicht festgestellt werden, dass die Widerspruchsmarke in den Augen des angesprochenen Verkehrs zum Zeitpunkt der Registrierung der angegriffenen Marke in den Computer- und Gaming-Markt vorgedrungen ist. (...)
Eine gedankliche Verknüpfung zwischen der jüngeren Marke und der Widerspruchsmarke ist im Hinblick auf die Waren „Mauspads, Laptoptaschen,
Laptophüllen, Notebooktaschen“ nach alledem nicht anzunehmen.
(...) Die vorstehenden Ausführungen betreffend die Waren „Mauspads, Laptoptaschen, Laptophüllen, Notebooktaschen“, die im weiten Sinn Computerzubehör“ sind, gelten erst recht im Hinblick auf die der „Hardware“ zuzurechnenden Waren „Notebooks [Computer], Laptop-Computer, Computermäuse, für Notebooks angepasste Taschen“. Nicht überzeugend und auch nicht belegt ist das Vorbringen der Widersprechenden, bei Energydrinks auf der einen Seite und Computern/Laptops auf der anderen Seite handele es sich um Komplementärprodukte und Computer/Laptops im Gaming-Sektor seien als Merchandising-Artikel für Energydrinks prädestiniert. Bei Computern und Laptops handelt es sich in der Regel um hochwertige und technisch komplexe Produkte. Eine Praxis, solche Waren zu Werbezwecken als Merchandising-Artikel zu Getränken abzugeben, ist (...) weder ersichtlich noch belegt. Das gilt auch im Hinblick auf eine mögliche Lizenzierungspraxis."
BPatG, Beschluss vom 23.08.2024 (Az. 30 W (pat) 78/21)
Praxishinweis
Die Entscheidung des BPatG zeigt, dass Unternehmen eine umfassende Markenstrategie verfolgen müssen, die nicht nur die rechtzeitige Anmeldung, sondern auch die rechtserhaltende Benutzung und den Schutz von Marken über verschiedene Warengruppen bis hin zu Merchandising-Artikeln umfasst. Insbesondere sollten Unternehmen folgendes beachten:
👉 Marken in eingetragener Form nutzen: Unternehmen sollten darauf achten, dass sie ihre Marken (auch) in der eingetragenen Form verwenden. Das tatsächlich verwendete Zeichen darf keine wesentlichen Abweichungen aufweisen, die den Gesamteindruck der eingetragenen Marke verändern. Zusätzliche grafische Elemente oder starke stilistische Abweichungen in der Schriftart können dazu führen, dass die eingetragene Marke als "nicht benutzt" angesehen wird. Dies kann im Widerspruchs- und Löschungsverfahren dazu führen, dass der Markenschutz gefährdet ist, sei es, dass der Widerspruch zurückgewiesen oder die Marke gelöscht wird.
⚖️ Gefahr des Einwands der Nichtbenutzung im Widerspruchsverfahren: Auch Inhaber bekannter Marken müssen damit rechnen, dass die Inhaber der angegriffenen Marken den Einwand der fehlenden Benutzung erheben. Dieser Einwand ist zulässig, wenn die Widerspruchsmarke länger als fünf Jahre eingetragen ist. Der Nachweis der rechtserhaltenden Benutzung ist für Markeninhaber stets mit erheblichem Aufwand verbunden. Gelingt der Nachweis nicht (wie im vorliegenden Fall), wird der Widerspruch allein aus diesem Grund zurückgewiesen. Um solche Risiken zu minimieren, sollten Unternehmen (spätestens vor Einlegung eines Widerspruchs) prüfen, ob sie die Benutzung ihrer Marken nachweisen können.
🚫 Bekanntheitsschutz gilt nicht automatisch für alle Waren: Selbst wenn Inhaber die „Benutzung“ und „Bekanntheit“ ihrer Marke nachweisen können, bedeutet dies nicht, dass der Bekanntheitsschutz automatisch für alle Waren gilt. Erforderlich ist vielmehr, dass der Verkehr die angegriffene Marke mit der bekannten Marke gedanklich in Verbindung bringt. Ob dies der Fall ist, hängt von verschiedenen Umständen ab (Zeichenähnlichkeit, Warenähnlichkeit, Bekanntheitsgrad). Wie die Entscheidung zeigt, können Ämter und Gerichte unterschiedlicher Auffassung sein. Der Ausgang eines Widerspruchs- oder Klageverfahrens ist daher nie sicher. Unternehmen sollten daher regelmäßig prüfen, ob sie Marken auch für weitere Warengruppen anmelden sollten.
🔗 Spezifische Märkte und "gedankliche Verknüpfung": Eine gedankliche Verknüpfung zwischen Marken ist umso wahrscheinlicher, je ähnlicher die Zeichen sind und je bekannter die ältere Marke ist. Eine solche Verbindung wird jedoch nicht angenommen, wenn die Märkte zu unterschiedlich oder die Waren zu spezialisiert sind. Unternehmen sollten daher prüfen, ob ihre Marke über den Bekanntheitsschutz tatsächlich Schutz für nicht eingetragene Waren oder Dienstleistungen genießt oder ob eine neue Markenanmeldung erforderlich sein könnte.
🧢 Merchandising und branchenübergreifender Schutz: Der Schutz bekannter Marken kann sich auch auf Merchandising-Produkte erstrecken, für die die Marke nicht eingetragen ist. Wie die Entscheidung zeigt, setzt dies allerdings voraus, dass der Inhaber der bekannten Marke nachweist, dass tatsächlich eine Praxis besteht, solche Waren zu Werbezwecken als Merchandising-Artikel zusammen mit dem Hauptprodukt (hier: Energy-Drink) zu vertreiben. Gelingt ein solcher Nachweis nicht, greift der Bekanntheitsschutz für Merchandising-Produkte nicht. Unternehmen sollten daher darauf achten, dass eingetragene Marken nicht nur die Kernprodukte, sondern auch typische Merchandising-Artikel erfassen, um eine Ausnutzung der Markenbekanntheit durch Dritte sicher zu verhindern.