Bei markenrechtlichen Abmahnungen und Klageverfahren wird nicht selten ein Patentanwalt hinzugezogen. Dies kann für Abgemahnte zu erheblichen finanziellen Belastungen führen, da neben den Rechtsanwaltskosten auch die Kosten des Patentanwalts erstattungsfähig sein können. Dies verdoppelt potentiell die Kostenbelastung bei einer Markenabmahnung. Diese Praxis ist in der Rechtsprechung in letzter Zeit jedoch zunehmend umstritten. Die ersten Instanzgerichte haben die Festsetzung von Patentanwaltskosten bei Markenabmahnungen in Kostenfestsetzungsverfahren bereits verneint.
Aktuelle Rechtslage: Notwendigkeit der Hinzuziehung eines Patentanwalts
Die Erstattungsfähigkeit der Patentanwaltskosten bei markenrechtlichen Abmahnungen hat sich im Laufe der Zeit geändert. Früher ging man davon aus, dass gemäß § 140 Abs. 3 MarkenG die Kosten für die Mitwirkung eines Patentanwalts ohne Prüfung der Notwendigkeit erstattungsfähig sind. Dies bedeutete, dass die Kosten des Patentanwalts automatisch erstattet wurden, ohne dass geprüft werden musste, ob die Mitwirkung tatsächlich notwendig war.
Diese Auffassung hat sich jedoch in den letzten Jahren geändert. Nach der aktuellen Rechtsprechung ist die Notwendigkeit der Hinzuziehung eines Patentanwalts im Einzelfall konkret zu prüfen. Die Erstattungsfähigkeit von Patentanwaltskosten bei Markenabmahnungen ist nur dann gegeben, wenn die Hinzuziehung eines Patentanwalts tatsächlich nachgewiesen und auch notwendig war.
Pauschale Behauptungen und allgemeine Floskeln nicht mehr ausreichend
Im Zusammenhang mit Markenabmahnungen berufen sich Markenabmahner häufig darauf, dass der Patentanwalt Aufgaben übernommen habe, die typischerweise einem Patentanwalt zukommen, wie z.B. die Durchführung von Markenrecherchen oder die Beurteilung der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr. Markenabmahnungen werden jedoch häufig von Fachanwälten für gewerblichen Rechtsschutz ausgesprochen, die auch über markenrechtliche Expertise verfügen. Diese sind daher in der Lage, die erforderlichen Markenrecherchen und rechtlichen Prüfungen selbständig durchzuführen. Die üblichen Floskeln der anwaltlichen Vertreter der Markeninhaber dürften daher nicht mehr ausreichen.
Aktuelle Entscheidungen zur Erstattungsfähigkeit von Patentanwaltskosten
- Urteil des EuGH (Rechtssache C-531/20): In diesem Grundsatzurteil hat der Europäische Gerichtshof klargestellt, dass die Erstattung von Patentanwaltskosten an bestimmte Voraussetzungen geknüpft ist. Die Kosten müssen angemessen und verhältnismäßig sein und dürfen nicht der Billigkeit widersprechen.
- BGH-Beschluss (I ZB 59/19): Der Bundesgerichtshof ist dieser Linie gefolgt und hat bestätigt, dass es keine automatische Erstattung der Patentanwaltskosten mehr gibt. Vielmehr sind die Kosten unter dem Gesichtspunkt der Angemessenheit und Billigkeit zu prüfen. Insbesondere ist die Notwendigkeit der Hinzuziehung eines Patentanwalts im Einzelfall unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls zu prüfen. Die Erstattungsfähigkeit von Patentanwaltskosten bei Markenabmahnungen ist nur dann gegeben, wenn die Hinzuziehung eines Patentanwalts tatsächlich notwendig war.
Instanzgerichtliche Entscheidungen: Einzelne Instanzgerichte haben die Vorgaben des EuGH und des BGH in Kostenfestsetzungsverfahren bereits umgesetzt, wobei sich die neuere Tendenz leider noch nicht bei allen Gerichten herumgesprochen hat.
- OLG Düsseldorf (I-15 W 15/22): Das OLG Düsseldorf hat in einer wettbewerbsrechtlichen Auseinandersetzung, der eine Patentsache zugrunde lag, die Kosten des mitwirkenden Patentanwalts zurückgewiesen, weil dessen Mitwirkung nicht notwendig gewesen sei. Der Rechtsanwalt hätte die Rechtsfragen selbst beurteilen können und müssen.
- OLG Frankfurt am Main (6 W 24/20): Das OLG Frankfurt am Main hat in einer markenrechtlichen Auseinandersetzung die Kosten des mitwirkenden Patentanwalts mit der Begründung zurückgewiesen, dass die Beauftragung eines Patentanwalts in einer Markensache, in der die Rechtsinhaberschaft streitig ist, absolute Schutzhindernisse geltend gemacht werden und die rechtserhaltende Benutzung bestritten wird, nicht zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig ist, da diese Themen von einem Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz bearbeitet werden können.
Empfehlungen für Unternehmen
Unternehmen, die eine markenrechtliche Abmahnung unter Einschaltung eines Patentanwalts erhalten haben, sollten neben der Berechtigung der Abmahnung auch die Notwendigkeit der Einschaltung eines Patentanwalts sorgfältig prüfen lassen und sich gegen die Festsetzung von Patentanwaltskosten im gerichtlichen Kostenfestsetzungsverfahren unter Hinweis auf die neuere Rechtsprechung zur Wehr setzen.
Die aktuelle Tendenz in der Rechtsprechung geht dahin, die Erstattung von Patentanwaltskosten nur unter strengen Voraussetzungen zuzulassen. Von besonderer Bedeutung ist dabei die Beachtung der Kriterien der Zumutbarkeit und Angemessenheit. Eine pauschale Erstattung von Patentanwaltskosten bei Markenabmahnungen ohne individuelle Prüfung dieser Aspekte wird zunehmend abgelehnt.