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Bild von Hans Braxmeier auf Pixabay

Marken müssen benutzt werden, soll der Markenschutz nicht gefährdet werden. Wird eine Marke nicht benutzt, droht nach Ablauf der fünfjährigen Benutzungsschonfrist die Löschung der Marke. Auch in Verletzungsprozessen und Widerspruchsverfahren drohen Niederlagen, wenn man eine ernsthafte Markenbenutzung nicht nachweisen kann. Wie man die Benutzung von Marken nachweist und was dabei zu beachen ist, erklären wir in diesem Beitrag.

Was ist die Benutzungsschonfrist im Markenrecht?

Niemand muss eine eingetragene Marke nutzen, geschweige denn sofort nach der Markeneintragung. Manche Unternehmen nutzen eiine Marke erst Monate oder gar Jahre später. Dies verwundert nicht, sind vor einem erfolgreichen Markenlaunch diverse Maßnahmen und Überlegungen anzustellen: Welche Zielgruppe soll das Produkt ansprechen? Wie soll die Marke wahrgenommen werden? Wie soll das Layout der Verpackung aussehen? Welche Form- und Bildsprache soll die Werbekampagne aufgreifen? All dies braucht Zeit. Zudem müssen die Ideen dann auch umgesetzt werden, d.h. Webseiten, Werbe- und Marketing-Kampagnen erstellt und gelauncht werden, was wiederum Zeit erfordert.

Hierum wohl wissend, gibt der Gesetzgeber dem Markeninhaber 5 Jahre Zeit, um zu entscheiden, ob er und für welche konkreten Waren oder Dienstleistungen er die Marke nutzen will und die Marke sodann aufzubauen.

Während der 5jährigen Benutzungsschonfrist kann der Markeninhaber gegen Dritte wegen der Verletzung seiner Marke vorgehen, auch wenn er die Marke noch nicht nutzt. Ebenso kann er während der 5 Jahre aus seiner Marke Widerspruch gegen Markenanmeldungen und Markeneintragungen Dritter erheben.

Wann muss man die Markenbenutzung nachweisen?

Nach Ablauf der Benutzungsschonfrist  können Dritte gegenüber dem Markeninhaber den Einwand der "mangelnden Benutzung" erheben. Die Einre der Nichtbenutzung kann dem Markeninhaber z.B. in folgenden Konstellationen entgegengehalten werden:

  • Abmahnung: Mahnt der Markeninhaber einen Dritten wegen einer Verletzung seiner Marke ab, kann der Abgemahnte geltend machen, der Markeninhaber würde seine Marke nicht oder nicht ausreichend nutzen. Kann der Markeninhaber die ausreichende Benutzung seiner Marke dann nicht belegen, ist seine Abmahnung unberechtigt. Folge: Der Markeninhaber hat keine Ansprüche gegen den Abgemahnten und muss dem Abgemahnten sogar noch dessen Anwaltskosten erstatten.
  • Widerspruchsverfahren: Legt der Markeninhaber gegen die Anmeldung bzw. Eintragung einer Marke eines Dritten Widerspruch ein, kann der Dritte im Widerspruchsverfahren die Nichtbenutzung der Widerspruchsmarke geltend machen. Dies auch, wenn er eigentlich weiß, dass die Marke benutzt wird. Dann muss der Markeninhaber darlegen und beweisen, dass er die Widerspruchsmarke ausreichend benutzt. Gelingt ihm dies nicht, weist das Markenamt seinen Widerspruch zurück. Dies auch dann, wenn der Widerspruch eigentlich Erfolg gehabt hätte, da Verwechslungsgefahr vorlag.

Wie weist man die Markenbenutzung nach?

Wird der Einwand der Nichtbenutzung erhoben, muss der Markeninhaber zunächst darlegen, dass er seine Marke für die in Rede stehenden Waren bzw. Dienstleistungen ernsthaft benutzt hat. Bestreitet der Gegner diesen  Vortrag (was fast immer passiert),  muss der Markeninhaber sodann die ernsthafte Benutzung der Marke durch ihn bzw. Lizenznehmer für die jeweiligen Waren bzw. Dienstleistungen in dem maßgeblichen Gebiet innerhalb des maßgeblichen 5 Jahreszeitraums durch Unterlagen und ggf. Zeugenaussagen nachweisen.

Was ist bei Benutzungsnachweisen zu beachten?

Als Nachweis reicht hierbei nicht irgendeine Benutzung, sondern der Markeninhaber muss seine Marke auch tatsächlich als Marke, d. h. zur Kennzeichnung von Waren bzw. Dienstleistungen ernsthaft am Markt benutzt haben. Aus den Unterlagen müssen sich Angaben über Ort, Zeit, Umfang und Art der Benutzung der Marke entnehmen lassen. Zudem muss die Identität des Benutzers erkennbar sein.

Wichtig: Undatierte Flyer oder Screenshots genügen auf keinen Fall. Ebenso untauglich sind Unterlagen, die eine Markenbenutzung für andere Waren oder Dienstleistungen belegen. Anders als bei der Verwechslungsgefahr, genügt bei der Markenbenutzung keine Ähnlichkeit.

Identität des Benutzers

Die Benutzung muss grundsätzlich durch den Markeninhaber erfolgen. Ausreichend ist jedoch auch eine Benutzung durch Dritte, sofern der Markeninhaber zugestimmt hat. Hierunter fällt z.B. die Benutzung durch Lizenznehmer, durch Unternehmen, die mit dem Markeninhaber wirtschaftlich verbunden sind (Konzern-, Tochtergesellschaften) oder durch Vertriebshändler.

Dabei ist zunächst ausreichend, wenn der Markeninhaber nachweist, dass ein Dritter die Marke benutzt hat, denn dann wird davon ausgegangen, dass der Markeninhaber dies erlaubt hat. Wird dies jedoch bestritten, muss der Markeninhaber Nachweise für die Zustimmung (z.B. Lizenzverträge) vorlegen.

Ort der Benutzung

Marken müssen in dem Gebiet benutzt werden, in dem sie geschützt sind: Eine deutsche Marke muss also in Deutschland, eine Unionsmarke in der Europäischen Union, eine nationale Marke im jeweiligen Mitgliedstaat, eine Benelux-Marke in den Benelux-Staaten bzw. eine IR-Marke in dem benannten IR-Land benutzt werden.

Eine deutsche Marke muss jedoch nicht in ganz Deutschland, noch nicht einmal notwendig in einem wesentlichen Teil von Deutschland benutzt werden. Entsprechendes gilt für andere nationale Marken (z.B. spanische oder französische Marken).

Dementsprechend muss auch eine Unionsmarke nicht notwendig in der gesamten EU oder in einem wesentlichen Teil des Unionsgebiets benutzt werden. So wurde die Benutzung in einem einzigen Mitgliedstaat (z. B. in Deutschland) und sogar in einer einzigen Stadt eines EU-Mitgliedstaats als ausreichend angesehen.

Wichtig: Auch die bloße Einfuhr in einen Markt (z.B. Deutschland, EU) kann eine Benutzung in diesem Gebiet darstellen. Nicht dagegen die bloße Durchfuhr durch Deutschland bzw. einen Mitgliedstaat der EU.

Zeit der Benutzung

Nachgewiesen werden muss die Benutzung innerhalb des maßgeblichen Fünfjahreszeitraums (Beginn: ab Anmeldetag bzw. Prioritätstag). Nachweise über die Benutzung außerhalb des relevanten Zeitrahmens sind grundsätzlich ungeeignet, es sei denn, die Nachweise enthalten indirekt schlüssige Belege dafür, dass die Marke auch während des maßgeblichen Zeitraums ernsthaft benutzt wurde.

Die Benutzung muss nicht während des gesamten Fünfjahreszeitraums erfolgt sein, sondern lediglich innerhalb dieses Zeitraums. Es wird keine ununterbrochene Benutzung verlangt. Je nach Markt kann auch nur eine saisonale oder nur wenige Tage oder Wochen (z.B. Halloween) andauernde Benutzung ausreichen.

Umfang der Benutzung

Hier ist zu prüfen, ob die vorgelegten Unterlagen im Hinblick auf die spezifische Marktsituation in dem betreffenden Wirtschaftszweig belegen, dass der Markeninhaber ernsthaft versucht hat, eine wirtschaftliche Position im maßgeblichen Markt einzunehmen.

Der erforderliche Umfang hängt insbesondere von der Art der betreffenden Ware oder Dienstleistung und den Merkmalen des jeweiligen Marktes ab. Es gibt keine feste Größe, ab welcher mengenmäßigen Grenze eine Markenbenutzung „ernsthaft“ ist. Das genaue Mindestmaß hängt von den Umständen des Einzelfalls ab. Zu belegen sind insbesondere die Anzahl von Verkäufen und Kunden, das Umsatzvolumen sowie die Zeitspanne der Benutzung. Zudem sollte auf die Besonderheit des jeweiligen Marktes eingegangen werden.

Art der Benutzung

Nachgewiesen werden muss die Benutzung für die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke eingetragen ist. Aus den Unterlagen muss sich daher eine eindeutige Verbindung zwischen der Benutzung der Marke und den jeweiligen Waren oder Dienstleistungen hervorgehen. Eine Benutzung zu rein illustrativen Zwecken oder für Waren und Dienstleistungen, die allein Werbezwecken dienen, genügt nicht.

Auch die Benutzung eines Zeichens als Domainname oder Teil eines Domainnamens kann unter Umständen eine Benutzung einer eingetragenen Marke sein. Dies setzt jedoch voraus, dass über diese Domain eine Website zugänglich ist, auf der die von der Marke beanspruchten Waren und Dienstleistungen erscheinen. Allein die Registrierung einer Domain genügt jedoch nicht.

Achtung: Eine Marke muss grundsätzlich in der Form benutzt werden, wie sie eingetragen ist. Allerdings schaden unerhebliche Veränderungen nicht, sofern der „kennzeichnende Charakter“ der Marke erhalten bleibt.

Welche Unterlagen sind als Benutzungsnachweise geeignet?

Markeninhaber sollten von Anfang an ein Nachweissystem implementieren. So sparen sie sich später das mühsame Zusammentragen von Dokumenten der letzten Jahre. Dabei empfiehlt sich, geeignete Nachweise in regelmäßigen Abständen abzuspeichern. Hierbei ist wichtig darauf zu achten, dass sich aus diesen auch der Zeitpunkt bzw. Zeitraum der Benutzung ergibt. Undatierte Flyer, Preislisten oder Screenshots sind daher ungeeignet.

Konkret sollten diese Nachweise monatlich gespeichert werden:
• Rechnungen
• Lieferscheine
• (Versand-)Etiketten

Bei Werbeanzeigen reicht es hingegen aus, diese vierteljährlich zu speichern. Auch hier darauf achten, dass erkennbar ist, wo und wann sie erschienen sind.

Bei diesen Nachweisen reicht eine jährliche Speicherung aus:
• Datierte Fotografien der Produkte
• Produktkataloge mit Impressum
• Preislisten
• Umsatz je Marke/Produkt
• Werbeaufwand je Marke/Produkt
• Beispiel einer aktuellen Verpackung

Achtung: Der bloße Verweis auf eine Webseite genügt nicht, um eine ernsthafte Benutzung der Marke nachzuweisen. Denn zum einen stellt ein Domainname keine Marke dar. Zum anderen kommt es auf die tatsächliche Benutzung an, reines Bewerben ist nicht ausreichend.

Praxishinweis:

Marken stellen einen erheblichen, oft den einzigen Wert eines Unternehmens dar. Markenschutz sollte daher von Beginn an auf der To-Do-Liste stehen, wenn es um die Gründung von Unternehmen oder die Markteinführung neuer Produkte geht.

Unternehmen sollten jedoch auch sicherstellen, die Benutzung von Marken bei Bedarf nachweisen zu können. So kann sowohl im Verletzungsverfahren vor den Zivilgerichten als auch im Widerspruchs- und Löschungsverfahren vor den Markenämtern der Einwand der Nichtbenutzung erhoben werden. Können Sie dann die Markenbenutzung nicht nachweisen, verlieren Sie das Klage- bzw. Widerspruchsverfahren; im schlimmsten Fall wird Ihre Marke gelöscht.

Haben Sie Fragen zum Markenrecht oder zur Markenbenutzung? Werden Ihre Marken durch Dritte verletzt ?
Oder haben Sie eine Abmahnung wegen Markenrechtsverletzung erhalten? Ich berate und vertrete auch Sie gerne.
Fachanwältin für gewerblichen Rechtsschutz Denise Himburg – Ihre Markenanwältin mit mehr als 20 Jahren Praxiserfahrung im Markenrecht.