Rechtsanwältin Denise Himburg
Nutzung fremder Marke als Hinweis auf Produktkompatibilität

Das OLG Frankfurt a.M. hatte darüber zu entscheiden, unter welchen Voraussetzungen die Benutzung einer fremden Marke als Hinweis auf die Kompatibilität eines Produktes mit Produkten des Markeninhabers zulässig, d.h. keine Markenrechtsverletzung darstellt.

Sachverhalt: Dritter nutzt fremde Marke als Kompatibilitätshinweis für eigene Produkte

Die Antragstellerin ist Inhaberin der Marke "LUBE-Shuttle", eingetragen für Fettpressen. Die Antragsgegnerin verkauft Fettkartuschen und nutzt in der Werbung für ihre Produkte die Bezeichnung „Lube Shuttle. Dieses Zeichen befand sich innerhalb einer stilisierten Kartusche.

Die Antragsgegnerin sah in der Nutzung des Zeichens „Lube Shuttle“ durch die Antragsgegnerin ihre Rechte an der Marke „LUBE Shuttle“ verletzt. Da die Antragsgegnerin keine strafbewehrte Unterlassungserklärung abgab, beantragte die Antragstellerin den Erlass einer einstweiligen Unterlassungsverfügung gegen die Antragsgegnerin.

Die Antragsgegnerin machte geltend, sie nutze das Zeichen als Hinweis auf die Kompatibilität der von ihr vertriebenen Fettkartuschen für die von der Antragstellerin vertriebenen Fettpressen. Hierbei handele es sich um eine nach § 23 Nr. 3 MarkenG zulässige Benutzung einer fremden Marke.

Hinweis: Nach § 23 Nr. 3 MarkenG hat der Markeninhaber nicht das Recht, einem Dritten zu untersagen, im geschäftlichen Verkehr die Marke als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware, insbesondere als Zubehör oder Ersatzteil, oder einer Dienstleistung zu benutzen, soweit die Benutzung dafür notwendig ist

Urteil: zulässige Markennennung setzt Erkennbarkeit als „fremde Marke“ voraus

Das Landgericht gab dem Antrag auf Erlass der Eilverfügung statt. Die dagegen eingelegte Berufung der Antragsgegnerin blieb erfolglos. Beide Gerichte bejahten eine Markenverletzung nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG durch die Antragsgegnerin.

Nach § 14 Abs. 2 MarkenG ist es Dritten untersagt, ohne Zustimmung des Markeninhabers im geschäftlichen Verkehr ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen der Identität oder Ähnlichkeit des Zeichens mit der Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die Marke und das Zeichen erfassten Waren für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht.

Markenmäßige Benutzung einer fremder Marke

Dies setzt voraus, dass der Dritte das Zeichen kennzeichenmäßig nutzt. Eine kennzeichenmäßige Nutzung wird angenommen, wenn durch die Verwendung des fremden Zeichens dessen Herkunftsfunktion beeinträchtigt wird. Das ist immer dann der Fall, wenn der angesprochene Verkehr durch die Verwendung der Marke den Eindruck erhalten kann, das Markenprodukt stamme aus dem eigenen Haus des Werbenden oder es bestünden zwischen ihm und dem Markeninhaber vertragliche oder organisatorische Verbindungen. Vorliegend bejahte das Gericht eine kennzeichenmäßige Nutzung:

"In den angegriffenen Werbemitteln wird das Zeichen "Lube Shuttle" eindeutig als Marke erkannt. Die Positionierung des Zeichens innerhalb der stilisierten Kartusche vermittelt das Verständnis, es handle sich um die Marke dieser Kartusche. Tatsächlich werden mit Lizenz der Antragstellerin von Drittfirmen auch 400 g Schraubkartuschen unter der Marke "Lube Shuttle" vertrieben. Die Antragsgegnerin hat das Zeichen um den Zusatz "®" ergänzt, der grundsätzlich die Erwartungshaltung begründet, dass das Zeichen eine eingetragene Marke des Verwenders darstellt (...)."

Keine zulässige Markennennung gem. § 23 Nr. 3 MarkenG

Die Ansicht der Antragsgegnerin, es liege vorliegend lediglich eine zulässige Markennennung iSv § 23 Nr. 3 MarkenG vor, wies das Gericht zurück, da für den angesprochenen Verkehr nicht erkennbar war, dass es sich um eine „fremde Marke“ handelte:

"Eine Markennennung, die durch § 23 Nr. 3 MarkenG gerechtfertigt sein kann, setzt (...) voraus, dass der Adressat das Zeichen zweifelsfrei als "fremde Marke" erkennt. Daran fehlt es bei allen Verletzungsformen:

Keines der Werbemittel enthält eine ausdrückliche Aussage, dass die Fettpressen für die "Lube-Shuttle"-Kartuschen bestimmt oder verwendbar sind ("...passend für..." "...bestimmt für", "...geeignet für..."). In keinem der Werbemittel wird hinreichend deutlich, dass es sich bei "Lube-Shuttle" um eine fremde Marke handelt. (...)

Die besonderen Grundsätze zur Beurteilung der Verwendung einer fremden Marke als Hinweis auf die Kompatibilität des angebotenen Erzeugnisses mit den unter der Marke vertriebenen Erzeugnissen (sog. Markennennung) greifen nur ein, wenn der angesprochene Verkehr die verwendete Marke zweifelsfrei als „fremde Marke“ und nicht als eigene Marke des Verwenders erkennt. Daran fehlt es, wenn die fremde Marke in der Werbung auf dem angebotenen eigenen Erzeugnis (...) wiedergegeben wird und nicht zugleich in deutlicher Form darauf hingewiesen wird, dass es sich lediglich um die fremde Marke des Erzeugnisses (...) handelt, für welches das angebotene Erzeugnis bestimmt ist.“

OLG Frankfurt am Main, 03.11.2016 - 6 U 63/16

Fazit: 

Sofern man eine fremde Marke als Hinweis auf die Kompatibilität eigener Produkte mit Produkten Dritter nutzen möchte, ist dringend darauf zu achten, dass der angesprochene Verkehr erkennt, dass es sich um eine fremde Marke handelt. In der Werbung darf daher nicht der Eindruck einer eigener Marke oder eines vom Markeninhaber autorisierten Vertriebs erweckt werden