Rechtsanwältin Denise Himburg
Marktort gilt bei Klagen wegen Verletzung von Unionsmarken

Der EuGH hat mit Urteil vom 5.9.2019 entschieden, dass für Unterlassungsklagen aus Unionsmarken das Marktortprinzip gilt. Daher kann der Inhaber einer Unionsmarke gegen einen Dritten eine Unterlassungsklage vor einem Unionsmarkengericht des Mitgliedstaats erheben, in dem sich die Verbraucher oder Händler befinden, an die sich die markenrechtsverletzende Werbung bzw. markenrechtsverletzenden Verkaufsangebote des Dritten richten. Dies gilt auch dann, wenn der Dritte die Entscheidungen und Maßnahmen im Hinblick auf die Werbung und Verkaufsangebote in einem anderen Mitgliedstaat getroffen hat. Damit gilt nunmehr europaweit auch für Unterlassungsklagen aus Unionsmarken der Marktort.

Sachverhalt: Markeninhaber erhebt Unterlassungsklage in UK gegen spanischen Rechtsverletzer

Kläger sind im Vereinigten Königreich niedergelassene Gesellschaften, die Audiogeräte herstellen und vertreiben. Beklagte sind ein in Spanien niedergelassenes Unternehmen, das ebenfalls Audiogeräte vertreibt und deren in Spanien wohnender alleinige Geschäftsführer.

Die Kläger erhoben gegen die Beklagten im Vereinigten Königreich Klage wegen der Verletzung einer ihnen zustehenden Unionsmarke. Insoweit machten sie geltend, dass die Beklagten Verbrauchern im Vereinigten Königreich Nachahmungen von Waren zum Verkauf angeboten hätten, die mit einem Zeichen versehen waren, das mit der für die Kläger geschützten Unionsmarke identisch bzw. ähnlich war.

Als Beleg legten sie u. a. den Inhalt der Website der Beklagten sowie deren Konten bei Facebook und Twitter, eine von der Beklagten an eine im Vereinigten Königreich ansässige Person ausgestellte Rechnung sowie E‑Mails zwischen der Beklagten und einer im Vereinigten Königreich ansässigen Person über etwaige Lieferungen von Audiogeräten vor. Auf den Screenshots der vorgelegten Website waren Verkaufsangebote für Audiogeräte zu sehen, die mit der Unionsmarke identische bzw. ähnliche Zeichen tragen. Die Angebote auf der Website waren in Englisch verfasst, zudem enthielt die Website einen Abschnitt mit dem Titel „where to buy“ („wo zu kaufen“), unter dem Vertriebspartner, darunter auch im Vereinigten Königreich, aufgelistet waren.

Die Beklagten vertraten die Ansicht, dass das Gericht im Vereinigten Königreich bzgl. der behaupteten Rechtsverletzung der Unionsmarke unzuständig sei. Insoweit machten sie geltend, dass sie selbst im Vereinigten Königreich weder Werbung betrieben noch Verkaufsangebote gemacht noch Verkäufe getätigt hätten. Im Übrigen hätten sie nie einen Händler für das Vereinigte Königreich benannt.

Das zunächst angerufene Gericht verneinte seine Zuständigkeit mit Blick auf die Unionsmarke und verurteilte die Beklagten nur in Bezug auf die Rechtsverletzungen der in UK eingetragenen nationalen Marken.

Das von den Beklagten angerufene Berufungsgericht setzte das Verfahren aus und legte dem EuGH die Frage, welches Gericht bei einer Unionsmarke zuständig sei, zur Vorabentscheidung vor.

EuGH: Marktort maßgeblich bei Klagen wegen Verletzung von Unionsmarken

Wahlrecht des Unionsmarkeninhabers zwischen verschiedenen Gerichten

Der EuGH wies in seiner Entscheidung darauf hin, dass der Inhaber einer Uniosnamrke zwischen verschiedenen Gerichten wählen kann.

So kann er nach Art. 97 Abs. 1 der Unionsmarken-Verordnung (UMV) seine Klage bei den Gerichten des Mitgliedstaats erheben, in dem der Rechtsverletzer seinen Wohnsitz hat, erheben.

Nach Art. 97 Abs. 5 UMV kann er seine Klage aber „auch“ bei den Gerichten des Mitgliedstaats erheben, „in dem eine Verletzungshandlung begangen worden ist oder droht“.

Nach Art. 98 Abs. 1 UMV ist ein nach Art. 97 Abs. 1 UMV angerufenes Unionsmarkengericht für die in jedem Mitgliedstaat begangenen oder drohenden Verletzungshandlungen zuständig.

Nach Art. 98 Abs. 2 UMV ist ein nach Art. 97 Abs. 5 UMV angerufenes Gericht nur für die Handlungen zuständig, die in dem Mitgliedstaat begangen worden sind, in dem dieses Gericht seinen Sitz hat.

Daraus ergibt sich, dass der Markeninhaber den Umfang des örtlichen Zuständigkeitsbereichs des angerufenen Gerichts danach bestimmt, ob er sich dafür entscheidet, die Verletzungsklage bei dem Unionsmarkengericht des Wohnsitzes des Beklagten oder bei dem Gericht des Hoheitsgebiets zu erheben, in dem die Verletzungshandlung begangen worden ist.

Wird die Verletzungsklage auf Art. 97 Abs. 1 UMV gestützt, betrifft sie nämlich potenziell die im gesamten Unionsgebiet begangenen Verletzungshandlungen, während sie, wenn sie auf Art. 97 Abs. 5 UMV gestützt wird, auf die in einem einzigen Mitgliedstaat – nämlich demjenigen, in dem das angerufene Gericht seinen Sitz hat – begangenen Verletzungshandlungen beschränkt ist.

Damit hat es der Markeninhaber in der Hand, gezielter Klagen, die jeweils die im Hoheitsgebiet eines einzigen Mitgliedstaats begangenen Verletzungshandlungen betreffen, zu erheben.

Mitgliedsstaat, in dem die Verletzungshandlung begangen wurde = Marktort

Ausgehend hiervon stellte der EuGH fest, dass ein Unionsmarkengericht, das mit einer Verletzungsklage nach Art. 97 Abs. 5 UMV befasst ist, bei der Prüfung seiner Zuständigkeit für die Entscheidung über das Vorliegen einer Markenverletzung im Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats, in dem es seinen Sitz hat, sich vergewissern muss, dass die dem Beklagten zur Last gelegten Handlungen dort begangen wurden.

Vorliegend bejahte der EuGH im Ergebnis, dass die Beklagten die Handlungen in UK vorgenommen haben:

"Bestehen die dem Beklagten vorgeworfenen Handlungen in der elektronischen Anzeige von Werbung und Verkaufsangeboten für Waren, die mit einem Zeichen versehen sind, das mit einer Unionsmarke identisch oder ihr ähnlich ist, ohne dass der Markeninhaber zugestimmt hat, ist davon auszugehen, dass diese Handlungen in dem Hoheitsgebiet begangen worden sind, in dem sich die Verbraucher oder Händler befinden, an die sich diese Werbung und diese Verkaufsangebote richten, und zwar ungeachtet dessen, dass der Beklagte in einem anderen Hoheitsgebiet niedergelassen ist, dass sich der von ihm benutzte Server des elektronischen Netzes in einem anderen Hoheitsgebiet befindet oder dass sich die Waren, die den Gegenstand der Werbung und Verkaufsangebote bilden, in einem anderen Hoheitsgebiet befinden.“

Maßgeblich ist daher, wie im Wettbewerbsrecht, wo sich die Rechtsverletzung auswirkt. Vorliegend war die UK, da sich die markenrechtsverletzende Werbung und die Onlineangebote der Beklagten sich an Verbraucher und Händler in UK richtete. Die Beklagten konnten sich daher nicht darauf berufen, dass sie die Werbung und Verkaufsangebote außerhalb von UK (in Spanien) ins Internet gestellt haben.

Für diese Auslegung spreche nicht zuletzt auch, dass der Markeninhaber oft gar nicht wisse, an welchem Ort der Rechtsverletzer Entscheidungen bzw. Maßnahmen ergriffen hat:

"Eine Auslegung der Wendung „[Mitgliedstaat], in dem eine Verletzungshandlung begangen worden ist“ in dem Sinne, dass sie den Ort beträfe, an dem der Beklagte die Entscheidungen und technischen Maßnahmen zur Schaltung der Anzeige im Internet getroffen hat, wäre umso unangemessener, als es dem Kläger in vielen Fällen übermäßig erschwert, wenn nicht gar unmöglich gemacht würde, von diesem Ort Kenntnis zu erlangen. Denn im Gegensatz zu den Situationen, in denen ein Rechtsstreit bereits anhängig ist, zeichnet sich die Situation des Unionsmarkeninhabers vor Klageerhebung dadurch aus, dass er die Gegenpartei nicht zwingen kann, diesen Ort offenzulegen, da in diesem Stadium kein Gericht befasst worden ist.“

Da sich die Kläger vorliegend nur auf Webseiten- und Plattforminhalte bezogen, die Werbung und Angebote enthielten, die an Verbraucher oder Händler im Vereinigten Königreich gerichtet waren, konnten die Kläger auf der Grundlage von Art. 97 Abs. 5 UMV ihre Verletzungsklage vor einem Gericht des Vereinigten Königreichs erheben, um in diesem Mitgliedstaat eine Verletzung der Unionsmarke feststellen zu lassen.

EuGH, Urteil vom 5. September 2019 - C-172/18