Was früher Sticker waren, sind heute digitale Produkte. Mit NFTs können Fußballfans weltweit Stars sammeln, handeln und mit ihnen spielen. Der Markt boomt. Aber auch bei der Herstellung (Prägung), Werbung und Verkaufsangebot von NFTs sind Rechte Dritter zu beachten. Im Juli 2022 hat ein Gericht in Rom (wohl erstmals) gegen den Hersteller/Anbieter von NFTs eine einstweilige Verfügung erlassen. Gegenstand sind NFT-Spielerkarten mit einem Bildnis eines Fußballspielers im Trikot des italienischen Fußballvereins Juventus FC, auf dem sich JUVENTUS Marken befanden. Zwar hatte der Spieler seine Einwilligung erteilt, nicht jedoch JUVENTUS. Da JUVENTUS durch das Verkaufsangebot dieser NFTs seine Markenrechte verletzt sah, beantragte JUVE in Rom den Erlass einer einstweiligen Verfügung, die erlassen wurde. Bei der Entscheidung aus Rom handelt es sich um das erste Urteil eines europäischen Gerichts, das feststellt, dass NFTs, die die Marken eines Dritten ohne Genehmigung wiedergeben, eine Markenrechtsverletzung darstellen.
Sachverhalt: Vertrieb von NFT Spielerkarten mit JUVENTUS Marken
Die Klägerin, die italienische Juventus Football Club s.p.a., ist Inhaberin der Rechte an den Wortmarken JUVE und JUVENTUS sowie an der Bildmarke, die aus dem schwarz-weiß gestreiften Hemd mit zwei Sternen auf der Brust besteht (die auf den Gewinn von mehr als zwanzig Meisterschaften durch den Verein hinweisen). Diese Marken betreffen die erfolgreichste italienische Fußballmannschaft mit den meisten Fans in Italien und im Ausland. Die Klägerin vertreibt zahlreiche Merchandisingprodukte (u.a. Kleidung, Accessoires, Spiele) unter diesen Marken, sowohl über das Internet als auch über spezielle Geschäfte in Italien. Zudem ist sie ist in den wichtigsten Netzwerken präsent und fördert zahlreiche Fun-Clubs.
Die Beklagte rief Jahr 2021 das Projekt „Coin of Champion“ ins Leben. Sie betrieb ein Online-Fantasy-Fußballspiel auf der Grundlage von NFT-Spielerkarten, welches auf der Binance-Plattform gehostet wurde. Auf einer NFT-Spielerkarte war das Bild des berühmten ehemaligen Juventus-Spielers Bobo Vieri im Trikot von Juventus Turin mit dem Schriftzug der Mannschaft abgebildet waren, darunter das ikonische schwarz-weiß gestreifte Muster und die von den Fans verwendete Kurzform des Vereinsnamens "Juve". Zwar hatte der Spieler seine Einwilligung erteilt, nicht jedoch die Klägerin.
Die Klägerin sah durch das Angebot dieser NFT-Spielerkarten ihre Markenrechte verletzt und beantragte in Rom den Erlass einer einstweiligen Verfügung gegen die Beklagte.
Gericht: NFTs können Markenrechte verletzen
Das Gericht in Rom bestätigte die von Juventus vorgebrachten Argumente und erließ die Einstweilige Verfügung gegen die Beklagte. Die Markenrechtsverletzung begründete es wie folgt (freie Übersetzung):
"Nach alledem ist zunächst zu berücksichtigen, dass zu den Verwechslungsgefahren im Zusammenhang mit dem Markenschutz auch die Gefahr gehört, dass das Publikum glauben könnte, die betreffenden Waren oder Dienstleistungen stammten aus demselben Unternehmen oder aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen; diese Möglichkeit stellt eine Verwechslungsgefahr dar, die umfassend zu beurteilen ist, wobei die Wahrnehmung der Zeichen und der betreffenden Waren oder Dienstleistungen durch die maßgeblichen Verkehrskreise sowie alle relevanten Umstände des Einzelfalls, insbesondere die Ähnlichkeit der Marken und der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen, zu berücksichtigen sind.
Im vorliegenden Fall ist festzustellen, dass die beklagte Gesellschaft, indem sie diese Karten herstellte und vermarktete, unabhängig von den telematischen Merkmalen der fraglichen Karten nicht nur das Bild des Spielers Bobo Vieri im Rahmen des mit der Gesellschaft, die seine Bildrechte verwaltet, geschlossenen Bildnutzungsvertrags verwendete, sondern auch ohne Genehmigung die Marken der Gesellschaft Juventus.
Hierzu ist festzustellen, dass im vorliegenden Fall die Benutzung der fraglichen Marken nicht durch das Interesse an der Veröffentlichung des Bildes von Bobo Vieri im Hinblick auf die Bekanntheit der Person gerechtfertigt werden kann, da solche Veröffentlichungen weder wissenschaftlichen oder didaktischen Zwecken dienen, noch durch ein Informationsbedürfnis der Öffentlichkeit gerechtfertigt sind (Artikel 97 des Gesetzes über die Arbeitsweise der öffentlichen Verwaltung).
Wie sich nämlich aus den Unterlagen und der Darstellung des Projekts durch die Beklagte selbst ergibt, verfolgt der Vorgang der Erstellung und des Verkaufs der genannten Karten ausschließlich kommerzielle Zwecke.
Der Umstand, dass Bobo Vieri tatsächlich für Juventus gespielt hat und dass er die Genehmigung für die Nutzung seines Bildes durch die Erstellung von Karten erteilt hat, auf denen der Spieler mit den verschiedenen Trikots der Mannschaften, in denen er gespielt hat, abgebildet ist, schließt daher nicht aus, dass eine Genehmigung für die Nutzung der eingetragenen Marken der Mannschaften, deren Trikots und Namen abgebildet sind, beantragt werden muss, da es sich um Waren handelt, die für den gewerblichen Verkauf bestimmt sind und bei denen auch der Ruhm der verschiedenen Mannschaften, in denen der Spieler gespielt hat, dazu beiträgt, dem zu erwerbenden digitalen Bild einen Wert zu verleihen.
Es wird darauf hingewiesen, dass in der Markeneintragung ausdrücklich angegeben ist (insbesondere für insbesondere für Klasse 9), dass sich die Eintragung auch auf Waren bezieht, die nicht in der in der Nizza-Klassifikation und dass sie sich auch auf herunterladbare elektronische Veröffentlichungen beziehen.
Darüber hinaus hat das klagende Unternehmen nachgewiesen, dass es durch Vereinbarungen mit Sorare s.a.s. im Bereich der Kryptospiele bzw. Blockchain-Games, d.h. Online-Videospiele, die auf Blockchain-Technologien und der Verwendung von Kryptowährungen und/oder nicht vertretbaren Token (NFT) beruhen, tätig geworden ist.
Daher wird davon ausgegangen, dass die Erstellung und Vermarktung der fraglichen Karten eine Verletzung der betreffenden Marken darstellt, die eine durch die Identität der verwendeten Zeichen bestimmte Verwechslungsgefahr hervorruft, so dass das Publikum über das Bestehen einer bestimmten geschäftlichen Verbindung oder einer Konzernverbindung zwischen der beklagten Gesellschaft und der Gesellschaft Juventus, der Inhaberin der Marke, irregeführt werden kann.
Da die Gesellschaft Juventus ebenfalls in dem fraglichen Wirtschaftszweig tätig sei und die fraglichen Marken für Kategorien eingetragen seien, zu denen diese Art von Tätigkeit gehöre, stelle das Verhalten der beklagten Gesellschaft auch einen unlauteren Wettbewerb durch die unbefugte Benutzung fremder Marken (Unterscheidungsfunktion der Marke) und die Aneignung der mit den benutzten Marken verbundenen Vorzüge (Anziehungsfunktion der Marke) dar.
Es wird dann davon ausgegangen, dass ein solches Verhalten die Gefahr eines Schadens sowohl in Bezug auf die mögliche Verunglimpfung der Marke als auch in Bezug auf die Verletzung der Verwertungsrechte an der Marke verursacht, wobei der Schaden objektiv schwer zu beziffern ist.“
Das Gericht verurteilte die Beklagte sinngemäß wie folgt:
- Der Beklagten wird innerhalb von zehn Tagen nach Bekanntgabe der Entscheidung die weitere Herstellung, Vermarktung, Förderung und das direkte und/oder indirekte Anbieten zum Verkauf der in der Begründung genannten NFTs (non-fungible Token) und digitalen Inhalte sowie aller anderen NFTs (non-fungible Token), digitalen Inhalte oder Produkte im Allgemeinen, die das in der Begründung genannte Foto tragen, auch wenn es modifiziert ist, und/oder der in der Begründung genannten Juventus-Marken sowie die Verwendung der genannten Marken in jeglicher Form oder Weise, verboten;
- Der Beklagten wird aufgegeben, die NFT (non-fungible Token) und die damit verbundenen digitalen Inhalte oder Produkte im Allgemeinen, die Gegenstand der Unterlassungsanordnung sind, vom Markt zu nehmen und von jeder Website und/oder jeder Seite einer von ihr direkt und/oder indirekt kontrollierten Website, auf der solche Produkte zum Verkauf angeboten und/oder beworben werden, zu entfernen;
Tribunalgericht in Rom, Entscheidung vom 20.07.2022, Rechtssache Nr. 32072/2022
Praxishinweis:
Das Gericht geht davon aus, dass es sich bei den Juventus-Marken um sehr bekannte Marken handelt. Daher sei es nicht notwendig zu prüfen, ob sie Schutz in Bezug auf "digitale Objekte" oder noch spezifischer auf "von NFT zertifizierte digitale Objekte" genießen (in seiner Begründung weist das Gericht jedoch darauf hin, dass die Juventus-Marken in Klasse 9 für "digitale herunterladbare Publikationen" eingetragen sind). Hieraus könnte geschlussfolgert werden, dass eine Eintragung in Klasse 9 für nicht bekannte Marken erforderlich ist, um Schutz gegen verletzende NFTs zu erhalten. Markeninhaber sollten bei zukünftigen Markenanmelderin "NFT" im Hinterkopf haben.
Dem Urteil ist ferner zu entnehmen, dass die Tatsache, dass Bobo Vieri dem Ersteller der NFTs das Recht eingeräumt hat, sein Bild zu verwenden, nicht ausreichend ist, denn dieser kann nur über sein Recht am eigenen Bild, nicht jedoch die Verwendung von JUVENTUS-Marken zur Herstellung von NFT-Spielerkarten, die zum gewerblichen Verkauf bestimmt sind.
Zudem scheint das Gericht davon auszugehen, dass NFTs im Vergleich zu den dazugehörigen Bildern oder Daten rechtlich autonom sind und scheint sich die Theorie der Trennung von Inhalt und Zertifikat zu eigen zu machen. Als praktische Konsequenz stellt das Gericht fest, dass die erlassene einstweilige Verfügung sowohl die digitalen Inhalte, einschließlich des Bildes des Spielers mit den Juventus-Marken, als auch die NFTs selbst betrifft.
Das Urteil aus Rom liefert auch für deutsche Juristen wichtige Erkenntnisse. Allerdings lässt es auch wichtige Fragen, die sich konkret bei NFTs stellen, offen. So bleibt offen, wie solche (innovativen) Anordnungen von den Rechteinhabern wirksam durchgesetzt werden können. Hier stellt sich insbesondere die Frage, welche Rolle die Plattformen einnehmen, die die NFTs und die damit verbundenen Inhalte hosten. Auch zur Bemessung des Schadenersatzes gibt das Urteil keine erhellenden Hinweise.
Aufgrund der mittlerweile erreichten Popularität von NFTs und zahlreicher noch offenen Fragen dürfte jedoch sicher sein, dass sich die Gerichte in Zukunft vermehrt mit NFTs beschäftigen, werden Klagen im Zusammenhang mit NFTs ansteigen.