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Beim Schadensersatz wegen Designverletzungen stellen sich zahlreiche Fragen: Bekommt man immer Schadensersatz? Welche Berechnungsmethoden gibt es? Kann man den Verletzergewinn herausverlangen? Wie ermittelt man den Verletzergewinn? Welche Kosten darf der Verletzer vom Gewinn abziehen? Muss man den gesamten Reingewinn herausgeben? Was sind fiktive Lizenzgebühren? Wie hoch sind die? Wo finde ich die? Wer setzt die Lizenzgebühren fest? Wir bringen (hoffentlich) etwas Licht ins Dunkel!

Was bringt Designschutz?

Designschutz schützt vor Nachahmern und Trittbrettfahrer. Ein eingetragenes Design gewährt dem Designinhaber das ausschließliche Recht, das Design zu benutzen und Dritten die Benutzung ohne seine Erlaubnis zu verbieten (§ 38 DesignG). Eine Benutzung schließt insbesondere die Herstellung, das Anbieten, das Inverkehrbringen, die Einfuhr, die Ausfuhr, den Gebrauch eines Erzeugnisses, in das das eingetragene Design aufgenommen oder bei dem es verwendet wird, und den Besitz eines solchen Erzeugnisses zu den genannten Zwecken ein.

Der Schutz aus einem eingetragenen Design erstreckt sich dabei auf jedes Design, das beim informierten Benutzer keinen anderen Gesamteindruck erweckt. Der Designschutz ist daher nicht exakt auf die im Designregister eingetragene Erscheinungsform beschränkt, sondern umfasst auch abweichende Gestaltungen.

Welche Ansprüche bestehen bei einer Designverletzung?

Wird ein Design ohne Erlaubnis des Designinhabers nachgeahmt, kann dieser vom Verletzer Beseitigung und Unterlassung verlangen (§ 42 Abs. 1 DesignG). Dies auch dann, wenn der Verletzer nicht wusste, dass er das Design verletzt. Der Unterlassungsanspruch setzt kein Verschulden voraus.

Ferner kann der Designinhaber vom Verletzer Vernichtung oder Überlassung der in seinem Besitz oder Eigentum befindlichen rechtswidrig hergestellten, verbreiteten oder zur rechtswidrigen Verbreitung bestimmten Erzeugnisse sowie Rückruf von rechtswidrig hergestellten, verbreiteten oder zur rechtswidrigen Verbreitung bestimmten Erzeugnissen oder auf deren endgültiges Entfernen aus den Vertriebswegen (§ 43 Abs. 1 DesignG).

Zudem muss der Verletzer Auskunft über die Herkunft und den Vertriebsweg der rechtsverletzenden Erzeugnisse erteilen Dabei sind Angaben über Namen und Anschrift der Hersteller, Lieferanten, gewerblichen Abnehmer und Verkaufsstellen der Erzeugnisse zu machen. Zudem ist Auskunft über die Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse und die hierfür gezahlten Preise Auskunft zu erteilen (§ 46 DesignG).

Mehr zum Thema: Welche Ansprüche bestehen bei einer Designverletzung?

Schließlich kann dem Designinhaber ein Anspruch auf Schadensersatz zustehen. Der Schadensersatzanspruch ergänzt den in die Zukunft gerichteten Unterlassungsanspruch, indem er die wirtschaftlichen Nachteile der in der Vergangenheit bereits begangenen Designverletzungen kompensieren soll.

Wann kann man bei Designverstößen Schadensersatz verlangen?

Ein Schadensersatzanspruch besteht nur, wenn der Verletzer schuldhaft das Design verletzt hat. Nach allgemeinen Grundsätzen wird Verschulden sowohl durch Vorsatz als auch durch Fahrlässigkeit begründet.

Wann liegt Vorsatz vor?

Vorsätzlich handelt der Nachahmer, wenn er weiß, dass das nachgeahmte Design als eingetragenes Design geschützt ist und er zumindest billigend in Kauf nimmt, dass das von ihm hergestellte oder vertriebene Erzeugnis in die Rechte des geschützten Designs eingreift. Vorsatz scheidet aus, wenn der Nachahmer sich vorher erkundigt hatte, ob das von ihm hergestellte oder vertriebene Erzeugnis in die Rechte des geschützten Designs eingreift, dies verneint wurde und er keinen Grund hatte, an diesem Rechtsrat zu zweifeln.

Wann liegt Fahrlässigkeit vor?

Bei der Frage der Fahrlässigkeit muss zwischen Hersteller und Importeur einerseits und dem Händler andererseits unterschieden werden.

Pflichten von Händlern

Händler sind grundsätzlich nicht verpflichtet, Nachforschungen anzustellen, ob das von ihnen vertriebene Produkt gegen Designrechte Dritter verstößt. Liegen keine konkreten Anhaltspunkte vor, die Anlass für eine Prüfung wären, handeln Händler, die designrechtsverletzende Erzeugnisse vertreiben, daher nicht fahrlässig. Drängt sich dagegen bei einer Ware eine Designverletzung auf, müssen Händler sich erkundigen und ggf. die Rechtslage prüfen lassen.

Pflichten von Herstellern und Importeuren

Dagegen sind Hersteller und Importeure verpflichtet zu prüfen, ob das Erzeugnis in Designrechte Dritter eingreift. Sie müssen nach voreingetragenen Designs recherchieren und Rechtsrat einholen, ob ältere Designs dem Vertrieb womöglich entgegenstehen.

Wie wird der Schadensersatz bei einem Designverstoß berechnet?

Der Schadensersatz kann nach den im gewerblichen Rechtsschutz üblichen Grundsätzen der dreifachen Schadensberechnung nach folgenden Methoden berechnet werden:

Berechnungsmethode #1: Ersatz des entgangenen Gewinns

Hierbei wird der Gewinn berechnet, den der Rechteinhaber durch den Verkauf des von ihm entworfenen Produkts hätte erzielen können, wenn es nicht von einem Nachahmer produziert worden wäre.

Entscheidet sich der Designinhaber für diese Methode, muss er seine Kalkulation unter Darlegung der Erlöse und der produktbezogenen Kosten offenlegen. Spätestens im Prozess muss er Unterlagen wie Verkaufszahlen, Preislisten, Kostenaufstellungen und ähnliches vorlegen, um die Berechnung des entgangenen Gewinns zu untermauern. Nicht ausreichend ist es, lediglich ein Parteigutachten vorzulegen, das einen entgangenen Gewinn nur behauptet, ohne die Kalkulationsgrundlagen darzulegen.

Zudem muss der Designinhaber die Kausalität zwischen der Designverletzung und dem entgangenen Gewinn nachweisen. Eine Designverletzung ist nicht kausal für Gewinneinbußen, wenn andere Gründe für die Verkaufseinbußen verantwortlich sind. Dies kann zum Beispiel der Fall sein, wenn das Produkt aufgrund von Qualitätsmängeln oder einer schlechten Vermarktung nicht erfolgreich war.

In Bezug auf die Beweislast gilt: Der Rechteinhaber muss den entgangenen Gewinn und die Kausalität nachweisen. Der Nachahmer muss darlegen, dass kein Schaden entstanden ist oder die Verkaufseinbußen des Designinhabers auf andere Gründe zurückführen sind.

Hinweis: Diese Berechnungsmethode wird in der Praxis kaum angewendet. Insbesondere wegen der Beweisschwierigkeiten, vor allem was die künftige Entwicklung des Geschäftsverlaufs betrifft. Zudem gibt es Fälle, in denen die Berechnung des entgangenen Gewinns nicht möglich oder sinnvoll ist. Beispielsweise, wenn der Designinhaber das nachgeahmte Produkt nicht mehr verkauft oder der Nachahmer das Produkt lediglich in geringer Stückzahl produziert hat.

Berechnungsmethode #2: Herausgabe des Verletzergewinns

Bei der Berechnung des Verletzergewinns wird der Gewinn ermittelt, den der Verletzer durch die Verletzung des Designrechts erzielt hat. Bei der Berechnung des Verletzergewinns stellen sich zwei Fragen:

  • Welche Kosten darf der Rechtsverletzer bei der Berechnung von seinem Gewinn abziehen?
  • Welcher Gewinn geht kausal auf die Designverletzung zurück (Verletzeranteil)?

Welche Kosten dürfen vom Gewinn abgezogen werden?

Hier ist zwischen Fixkosten (Gemeinkosten) und variablen (produktbedingten) Kosten zu unterscheiden. Vom Erlös des Verletzers dürfen grundsätzlich nur die variablen Kosten abgezogen werden. Die Trennlinie zwischen den abzugsfähigen "variablen" Kosten und den nicht abzugsfähigen "fixen" (oder Gemein-) Kosten ist danach zu ziehen, ob sie dem konkreten Produkt oder nur dem Gesamtbetrieb zuzuordnen sind

Was sind variable Kosten?

Variable Kosten sind Kosten, die spezifisch durch die Herstellung oder den Vertrieb der rechtsverletzenden Erzeugnisse entstanden sind. Solche Kosten können zum Beispiel Materialkosten, Herstellungskosten, Vertriebskosten, Plattformgebühren, produktbezogene Werbekosten und Lohnkosten sein. Ob die Lohnkosten hätten eingespart werden können (etwa weil der Verletzer nur für das nachgeahmte Produkt zusätzliche Arbeitskräfte eingestellt hat oder insoweit Überstunden angefallen sind), ist dagegen unerheblich.

Was sind Gemeinkosten?

Gemeinkosten sind Kosten, die unabhängig vom Umfang der Produktion und des Vertriebes der rechtsverletzenden Erzeugnisse entstanden sind, weil diese Kosten beim Verletzten, der einen entsprechenden Betrieb unterhält, ohnehin angefallen wären. Hierzu zählen beispielsweise allgemeine Marketingkosten, die Geschäftsführergehälter, die Verwaltungskosten, Finanzierungskosten sowie Kosten für Anlagevermögen, das nicht konkret der rechtsverletzenden Fertigung zugerechnet werden kann. Nicht anrechenbar sind ferner Anlauf-, Forschungs- und Entwicklungskosten sowie Kosten für die nicht mehr veräußerbaren Produkte. Solche Gemeinkosten dürfen nur abgezogen werden, wenn sie ausnahmsweise den designverletzenden Erzeugnissen unmittelbar zugerechnet werden können, wobei die Darlegungs- und Beweislast beim Verletzer liegt.

Der Verletzer muss Auskunft über seinen Gewinn erteilen und die Abzüge für direkte Kosten belegen, z.B. durch die Vorlage von Rechnungen, Lieferscheinen oder Buchhaltungsunterlagen. Diese Unterlagen müssen detailliert und glaubwürdig sein, um sicherzustellen, dass diese Kosten tatsächlich in Abzug gebracht werden können.

Wie wird der Verletzeranteil berechnet?

Der Designinhaber kann in der Regel nicht den gesamten Reingewinn abschöpfen, sondern nur den Anteil, der gerade auf der Benutzung des fremden Designs beruht (Verletzeranteil). Für die Bestimmung des Anteils des herauszugebenden Verletzergewinns ist wertend zu bestimmen, ob und in welchem Umfang der erzielte Gewinn auf den durch die Benutzung des Designs vermittelten Eigenschaften des Produkts oder anderen für die Kaufentscheidung der Abnehmer erheblichen Faktoren beruht.

Die Berechnung hat sich daran zu orientieren, inwieweit die Gestaltung als Imitat ursächlich für Kaufentschlüsse war. Maßgebend ist also, von welchen Gesichtspunkten sich ein durchschnittlich informierter, aufmerksamer und verständiger Nachfrager beim Kauf leiten lässt. Entscheidend sind die Umstände des Einzelfalls. Bei der Designverletzung sind insbesondere die Bekanntheit des nachgeahmten Designs und der Grad der Nachahmung, gegebenenfalls auch der günstigere Preis des Nachahmungsprodukts, zu berücksichtigen.

In welchem Umfang der erzielte Gewinn auf die Designverletzung zurückzuführen ist, lässt sich regelmäßig nicht genau ermitteln, sondern nur abschätzen. Die Höhe des herauszugebenden Verletzergewinns wird daher vom Gericht unter Würdigung aller Umstände des Einzelfalls nach freier Überzeugung gem. § 287 ZPO geschätzt.

Beruht der Verletzergewinn nur in einem untergeordneten Ausmaß auf dem Eingriff in das geschützte Designrecht, wird der Gewinnanteil in der Regel nicht höher als 10 % liegen. Beruht der Verletzergewinn jedoch zu einem erheblichen Ausmaß oder gar vollständig auf dem Eingriff in das geschützte Designrecht, kann der Gewinnanteil auch weit aus höher geschätzt werden.

Tipp: Diese Methode kann eine geeignete Alternative sein, wenn es schwierig ist, den entgangenen Gewinn zu berechnen bzw. zu beweisen. Diese Methode scheidet jedoch aus, wenn der Verletzer keinen Gewinn erzielt hat. Hat er durch die Designrechtsverletzung nur einen geringen Gewinn erzielt, dürfte die Methode der fiktiven Lizenzanalogie ggf. die bessere Wahl sein.

Berechnungsmethode # 3: Zahlung einer fiktiven Lizenzgebühr

Bei der Schadensberechnung nach der sog. Lizenzanalogie wird unterstellt, die Parteien hätten einen Lizenzvertrag zu angemessenen Konditionen geschlossen. Die Wahl dieser Berechnungsmethode führt allerdings nicht dazu, dass nachträglich tatsächlich ein Lizenzvertrag entsteht, sodass die Rechtsverletzung weiterhin eine Rechtsverletzung bleibt.

Wie wird die fiktive Lizenzgebühr ermittelt?

Bei der Berechnung bzw. Schätzung der fiktiven Lizenzgebühr ist rein objektiv darauf abzustellen, was bei vertraglicher Einräumung ein vernünftiger Lizenzgeber gefordert und ein vernünftiger Lizenznehmer gewährt hätte, wenn beide die im Zeitpunkt der Entscheidung gegebene Sachlage gekannt hätten. Unerheblich ist, ob der Designinhaber überhaupt Lizenzen vergibt oder einen Lizenzvertrag mit dem Verletzer abgeschlossen hätte. Denn diese Methode beruht auf der Erwägung, dass derjenige, der ausschließliche Rechte anderer verletzt, nicht besser aber auch nicht schlechter dastehen soll, als er im Falle einer ordnungsgemäß erteilten Erlaubnis durch den Rechtsinhaber gestanden hätte.

Ausgangspunkt der Berechnung im Wege der Lizenzanalogie sind die Lizenzsätze, die der Designinhaber üblicherweise verlangt und am Markt auch tatsächlich durchsetzen kann. Der Rechteinhaber muss im Zweifel beweisen, dass er die von ihm benannte Lizenzgebühr am Markt tatsächlich erhält, z.B. durch Vorlage von Verträgen, in denen ähnliche Lizenzen vereinbart wurden.

Vergibt der Rechtsinhaber keine Lizenzen, kann auf marktübliche Lizenzsätze zurückgegriffen werden. Auch diese muss der Designinhaber darlegen und im Zweifel wiederum beweisen, z.B. durch Vorlage von Marktforschungsergebnissen oder durch die Vorlage von Expertengutachten.

Möglich ist auch, dass das Gericht die angemessene Lizenzgebühr gem. § 287 ZPO schätzt, wofür es jedoch greifbarer Anhaltspunkte bedarf, oder aber die Beweisaufnahme durch Einholung eines Sachverständigengutachtens anordnet.

Wie hoch können fiktive Lizenzgebühren sein?

In den meisten Fällen berechnen sich die fiktiven Lizenzgebühren in Form eines prozentualen Anteils an dem Umsatz mit den Verletzerprodukten, ggf. abgestuft (oft degressiv, ggf. aber auch progressiv). Die Höhe der Lizenzgebühr ist von Fall zu Fall unterschiedlich und hängt von verschiedenen Faktoren abhängt, wie z.B. der Eigenart des verletzten Designs, dem Grad der Ähnlichkeit des beanstandeten Produkts zum geschützten Design, dem Wert, den das Design dem Gesamterzeugnis verleiht und nicht zuletzt auch der Bekanntheit und Attraktivität des Originalerzeugnisses.

Im Designrecht bewegen sich die marktüblichen Lizenzgebühren in der Regel zwischen 5 % und 10 %. Wird ein bekanntes oder hochwertiges Produkt („Prestigeprodukt“) nachgeahmt, kann die Lizenzgebühr auch höher ausfallen. So hat das OLG Köln bei der Nachahmung eines hochwertigen Designtisches eine fiktive Lizenzgebühr von 6 % als unterste Grenze angesehen (OLG Köln, Urteil vom 26. 4. 2013, 6 U 171/11).

Bei hochwertigen Erzeugnissen von beachtlichem Prestigewert kann auch eine Spanne zwischen 12,5 % und 20 % in Betracht kommen, wenn es sich bei der Nachahmung um ein erkennbares Billigprodukt handelt. Denn dies begründet eine erhebliche Gefahr der Minderung des Prestigewerts des nachgeahmten Erzeugnisses. Einem solchen Risiko muss im Falle einer (im Wege der Fiktion zu unterstellenden) Lizenzvereinbarung durch eine angemessene Erhöhung der normalerweise üblichen bzw. angemessenen Lizenz Rechnung getragen (BGH, Urteil vom 17.06.1992, I ZR 107/90 - "Tchibo/Rolex II").

Tipp: Diese Methode wird in der Praxis am häufigsten gewählt, muss der Designinhaber hier weder einen eigenen Schaden nachweisen noch muss der Verletzer einen Gewinn erzielt haben.

Wahlrecht des Designinhabers

Nach welcher Methode der Schadensersatz berechnet wird, entscheidet der Designinhaber. Er kann wählen, welche Methode der Schadensberechnung in diesem oder jenem Fall für ihn wirtschaftlicher ist. Dabei wird er zunächst die Auskunft des Verletzers über Vertrieb und Gewinn abwarten.

Wann muss der Designinhaber seine Wahl treffen?

Mit der Wahl kann der Rechteinhaber sich erst einmal Zeit lassen. Der Designinhaber muss sich außergerichtlich noch nicht auf eine Methode festlegen, insbesondere muss er in der Abmahnung noch nicht angeben, nach welcher Methode er den Schadensersatz berechnen will. Üblicherweise verlangt der Rechteinhaber in der Abmahnung erst einmal Auskunft. Je nach Auskunft wählt er dann die für ihn sinnvollste Methode aus.

Kann der Designinhaber seine Wahl noch einmal ändern?

Ja. Der Designinhaber kann das ihm zustehende Wahlrecht zwischen den einzelnen Berechnungsarten auch noch während eines laufenden Zahlungsklageverfahrens ausüben. Das Wahlrecht erlischt erst dann, wenn der nach einer bestimmten Berechnungsweise geltend gemachte Anspruch des Designinhabers entweder erfüllt oder rechtskräftig zuerkannt worden ist. Allerdings ist ein Übergang von einer auf eine andere Berechnungsweise an bestimmte Voraussetzungen gekoppelt. So setzt der Übergang von der Berechnungsweise nach dem Verletzergewinn auf die Methode der Lizenzgebühr voraus, dass die Berechnungsweise nach dem Verletzergewinn entweder ausscheidet oder einen niedrigeren Schadensbetrag ergibt als die Berechnung nach entgangener Lizenz.

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