Die Wham-O Holding Ltd. lässt über die Kanzlei ZIERHUT IP wegen der Verletzung der Marke „Hula Hoop" abmahnen. Betroffen sind Onlinehändler, die Fitnessreifen anbieten und dabei den Begriff "Hula Hoop" in der Artikelüberschrift oder Artikelbeschreibung nutzen. Die wenigsten wissen, dass "Hula Hoop" als Marke für Sportartikel geschützt ist. Werden Hula Hoop Reifen doch seit Jahren von diversen Herstellern und Händlern angeboten. Sogar der Duden kennt "Hula-Hoop Reifen". Ob und wie Abgemahnte auf Hula Hoop Abmahnungen reagieren sollten, erläutern wir in diesem Beitrag.
Wer ist die Wham-O Holdung Ltd.?
Die Wham-O Holding Ltd.geht zurück auf die Wham-O Inc., ein in den USA sehr bekanntes Spielzeugunternehmen. Dieses vermarktet seit ca. 70 Jahren Spielzeug. Zahlreiche ihrer Ideen und Produkte floppten, aber einige wurden Kassenschlager, so u.a. "Frisbee" und "Hacky Sack".
Die Wham-O Holding Ltd. ist Inhaberin zahlreicher Marken, die u.a. Schutz in Klasse 28 für Spiele, Spielzeuge, Turn- und Sportartikel genießen. So hat sie die folgenden Begriffe als Marken schützen lassen: Frisbee, Hacky Sack, Boogie, Snowball, Superball und Snowboogie und zahlreiche weitere Begriffe. Diese verteidigt sie auch durch Abmahnungen. So mahnt die Kanzlei Zierhut IP z.B. die Nutzung von "Hacky Sack" für Footbags ab.
Ist „Hula Hoop" tatsächlich als Marke geschützt?
Sie sind vielleicht überrascht, dass „Hula Hoop" tatsächlich als Marke geschützt ist, dachten womöglich auch Sie bisher, "Hula Hoop" sei eine Gattungsbezeichnung für die bei Kindern und Erwachsenen beliebten Reifen. Das Zeichen "Hula Hoop" wurde tatsächlich 2006 als Unions-Wortmarke für die Wham-O Holding Ltd. in den Klassen 18, 25 (u.a. Bekleidung) und 28 (Spielzeug, Turn- und Sportartikel) eingetragen.
Heutzutage würde Hula Hoop nicht mehr als Wortmarke in Deutschland bzw. der EU eingetragen werden. So lehnte das Europäische Markenamt (EUIPO) in seiner Entscheidung vom 13.07.2021 die Eintragung des Zeichens "Hula Hoop Reifen" als Wortmarke mit folgender Begründung ab:
"Der deutschsprachige Verbraucher werde den Begriff mit einer präzisen Bedeutung verstehen, die im Englischen mit "großer ringförmiger Gegenstand aus leichtem Material, der sich durch kreisende Bewegungen des Körpers um die Hüften dreht" übersetzen. Das Zeichen werde vom Verbraucher lediglich als Information darüber aufgefast, dass es sich bei den beanstandeten Waren der Klasse 28 um Geräte und Ringe für Gymnastik, Maschinen für körperliche Übungen, Sportartikel, Ausrüstungsgegenstände und Spielzeuge usw. handele, die aus einem großen ringförmigen Gegenstand bestünden, der sich durch Bewegungen um die Hüfte drehe. Das Zeichen beschreibt also die Art der Waren."
Was wird in den Hula Hoop Markenabmahnungen gefordert?
Die Abgemahnten werden von der Kanzlei Zierhut IP aufgefordert,
- eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abzugeben,
- für Zwecke der Bezifferung von Schadensersatz Auskunft zu erteilen,
- ihre Schadensersatzpflicht dem Grunde nach anzuerkennen sowie
- Abmahnkosten zu erstatten.
Sollte ich auf die Hula Hoop Markenabmahnung reagieren?
Sie sollten auf jeden Fall reagieren. Andernfalls besteht die Gefahr des Erlasses einer einstweiligen Verfügung gegen Sie. Gegen eine Eilverfügung kann man zwar Widerspruch einlegen. Aufgrund des vor den Landgerichten herrschenden Anwaltszwangs müssten Sie jedoch spätestens hierfür einen Anwalt beauftragen.
Da eine Eilverfügung bis zu ihrer Aufhebung zu beachten ist, sollte der Erlass einer möglicherweise unberechtigten Eilverfügung von vornherein verhindert werden. Der Abmahner muss dem Gericht Ihre außergerichtliche Stellungnahme mit seinem Eilantrag vorlegen. Möglicherweise weckt Ihre Stellungnahme Bedenken beim Gericht und dieses erlässt die Eilverfügung erst gar nicht bzw. ordnet zunächst erst einmal eine mündliche Verhandlung an.
Macht die anwaltliche Überprüfung die Sache nicht nur teurer?
Auf den ersten Blick: Ja. Aber: Die Abmahnung ist womöglich unberechtigt. Die Abmahnung solllte daher durch auf das Markenrecht spezialisierte Anwälte geprüft werden.
Das weitaus größere finanzielle Risiko steckt zudem in Vertragsstrafen. Fachkundige anwaltliche Beratung zahlt sich spätestens beim "Aufräumen" aus.
Nicht nur für juristische Laien, sondern auch für im Markenrecht nicht bewanderte Anwälte ist es schwierig zu sagen, ob tatsächlich eine Markenrechtsverletzung vorliegt. So ist insbesondere zu prüfen, ob der Begriff „Hula Hoop" in dem beanstandeten Angebot in markenrechtlich relevanter Weise genutzt wurde. Nicht jede Verwendung einer fremden Marke ist eine Markenrechtsverletzung, sondern nur eine "markenmäßige" Benutzung. Eine markenmäßige Benutzung liegt nicht vor, wenn "Hula Hoop" in dem Angebot lediglich beschreibend genutzt wird und der Verkehr daher nicht von einem Herkunftshinweis ausgeht.
Bei einer unberechtigten Markenabmahnung muss Ihnen der Abmahner Ihre Anwaltskosten ersetzen. Ggf. besteht auch ein Anspruch direkt gegen den Abmahnanwalt.
Sollte die Abmahnung berechtigt sein, gilt es, keine zu weite Unterlassungserklärung, sondern lediglich eine modifizierte Unterlassungserklärung abzugeben. Da die Unterlassungserklärung strafbewehrt sein muss, drohen zudem Vertragsstrafen. Vor Abgabe einer Unterlassungserklärung muss daher umfassend "aufgeräumt" werden, um Vertragsstrafen zu vermeiden. Vertragsstrafen können mehrere Tausend EUR betragen.
Fachanwältin für gewerblichen Rechtsschutz hilft bei Hula Hoop Abmahnungen
Haben auch Sie eine Markenabmahnung von der Kanzlei Zierhut IP wegen der Nutzung von Begriffen wie "Hula Hoop", "Frida Kahlo" oder "Hacky Sack" erhalten?
Dann können Sie mir die Abmahnung gerne per E-Mail zusenden (
Ich berate und vertrete bereits zahlreiche von der Kanzlei Zierhut IP abgemahnte Unternehmen. Von uns vertretene Mandanten wurden von der Kanzlei Zierhut (bisher) nicht mit Klagen oder Eilverfahren überzogen. Auch Abmahnkosten wurden (bisher) in keinem Fall eingeklagt. Die Einschaltung anwaltlicher Hilfe scheint daher durchaus sinnvoll und wirkungsvoll zu sein.
Fachanwältin für gewerblichen Rechtsschutz Denise Himburg – Ihre Markenanwältin mit mehr als 20 Jahren Praxiserfahrung im Markenrecht.