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Das Markenschutz durch Eintragung einer Marke entsteht, ist allgemein bekannt. Nicht dagegen, dass Marken auch benutzt werden müssen. Werden Marken nach Ablauf der Benutzungsschonfrist nicht benutzt, droht die Löschung der Marke. Auch in Klageverfahren und Widerspruchsverfahren drohen Niederlagen, wenn die Gegenseite den Einwand der Nichtbenutzung erhebt. Was es mit dem Benutzungszwang, der Benutzungsschonfrist und Benutzungsnachweisen für Marken auf sich hat, erklären wir in diesem Beitrag.

Der „Benutzungszwang“ einer Marke

Gem. § 26 Abs. 1 MarkenG muss eine Marke für die Waren oder Dienstleistungen, „für die sie eingetragen ist“, benutzt werden. Sinn und Zweck des sog. „Benutzungszwangs“ ist es, Marken zu verhindern, die nur eingetragen wurden, um eine Nutzung eines identischen oder ähnlichen Zeichens durch Dritte zu vermeiden ("Defensivmarken").

Dies bedeutet jedoch nicht, dass der Markeninhaber seine Marke benutzen muss. Er kann sich auch entscheiden, seine Marke nicht oder nur für einige der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zu nutzen. Hierfür kann es gute Gründe geben. Entscheidet er sich so, muss er jedoch mit den möglichen Konsequenzen leben.

Hinweis: Wird eine Marke nur für einen Teil der eingetragenen Waren oder Dienstleistungen benutzt, wirkt sich dies nicht rechtserhaltend für die übrigen Waren/Dienstleistungen aus.

Ist eine Marke für einen Oberbegriff (z.B. Bekleidung) eingetragen, wird sie aber nur für eine Untergruppe (z.B. Lederhandschuhe) benutzt, so wirkt sich die Benutzung in der Untergruppe nicht rechtserhaltend für den Oberbegriff aus.

Der Benutzungszwang gilt nicht, wenn der Markeninhaber triftige Gründe für die Nichtbenutzung hat. Diese Gründe müssen eine Benutzung als unmöglich oder unzumutbar erscheinen lassen. Anerkannt ist dies z.B. bei der Verzögerung der Zulassung eines Arzneimittels aufgrund behördlicher Zulassungsverfahren, gesetzlichen Werbeverboten oder staatlichen Produktions-, Vertriebs- oder Exportverboten. Auch höhere Gewalt (z.B. Naturkatastrophen) kommt in Betracht.

Die Benutzungsschonfrist im Markenrecht

Sowohl das deutsche Markengesetz als auch das Europäische Markenrecht gewähren dem Markeninhaber eine sog. Benutzungsschonfrist von 5 Jahren. Diese Frist beginnt grundsätzlich ab Markeneintragung. Ist ein Widerspruch anhängig, beginnt die Frist mit Ende des Widerspruchverfahrens.

Der Markeninhaber hat also 5 Jahre Zeit zu entscheiden, ob und für welche Waren oder Dienstleistungen er die Marke tatsächlich nutzen will und seine Marke dementsprechend aufzubauen.

Anorderungen an eine ernsthafte Markenbenutzung 

 Der „Benutzungszwang“ verlangt nicht irgendeine Benutzung, sondern die Marke muss im geschäftlichen Verkehr markenmäßig zur Kennzeichnung der eingetragenen Waren und Dienstleistungen benutzt werden

Marke muss im geschäftlichen Verkehr benutzt werden

 Eine Marke dient als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der mit der Marke gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen. Dies erfordert, dass die Marke nicht nur privat genutzt werden darf. Auch eine nur innerbetriebliche Benutzung genügt nicht. Interne Vorbereitungsmaßnahmen sind daher ebenso ungenügend wie Warenvertrieb innerhalb von Konzernunternehmen.

Marke muss markenmmäßig benutzt werden

Eine markenmäßige Benutzung liegt vor, wenn die Marke als Hinweis auf die Herkunft der Waren oder Dienstleistungen benutzt wird. Die ist z.B. der Fall, wenn sich die Marke auf der Ware oder Verpackung befindet bzw. Dienstleistungen unter der Marke angeboten werden. In diesem Fall wird die Marke im Rahmen des Produkt- oder Leistungsabsatzes zur Unterscheidung der Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer genutzt (sog. Herkunftsfunktion). Eine bloß firmenmäßige oder titelmäßige Benutzung genügt ebenso wenig wie eine nur dekorative oder beschreibende Benutzung.

Marke muss ernsthaft benutzt werden

Zudem muss die Markenbenutzung ernsthaft erfolgen. Eine ernsthafte Benutzung ist abzugrenzen von einer bloßen Scheinbenutzung, die nur symbolisch zum Zweck der Wahrung der durch die Marke verliehenen Rechte erfolgt.

Eine ernsthafte Benutzung der Marke setzt voraus, dass die Marke auf dem Markt der durch sie geschützten Waren oder Dienstleistungen benutzt wird. Nicht genügend ist daher eine unternehmensinterne Nutzung. Die Markenbenutzung muss sich zudem auf Waren oder Dienstleistungen beziehen, die bereits am Markt vertrieben werden oder deren Vertrieb vorbereitet wird und unmittelbar bevorsteht.

Bei der Prüfung der Frage, ob eine Markenbenutzung ernsthaft ist, sind sämtliche Umstände zu berücksichtigen, die belegen können, dass die Marke tatsächlich ernsthaft geschäftlich verwertet wird, insbesondere Verwendungen, die im betreffenden Wirtschaftszweig als gerechtfertigt angesehen werden, um Marktanteile für die durch die Marke geschützten Waren oder Dienstleistungen zu behalten oder zu gewinnen.

Zu berücksichtigen sind insbesondere die Art der betreffenden Ware oder Dienstleistung, die Merkmale des jeweiligen Marktes sowie Umfang und Häufigkeit der Benutzung der Marke. Es gibt keine feste Größe, ab welcher mengenmäßigen Grenze eine Markenbenutzung als ernsthaft oder nicht anzusehen ist. Es muss ein Mindestmaß an Benutzung nachgewiesen werden. Das genaue Mindestmaß hängt von den Umständen des Einzelfalls ab.

So setzt eine ernsthafte Benutzung nicht stets voraus, dass die Marke umfangreich oder regelmäßig genutzt wird. Je nach Art der Ware oder der Besonderheiten des Marktes kann auch eine nur geringfügige Benutzung der Marke als Nachweis der ernsthaften Benutzung ausreichen. Handelt es sich um hochpreisige oder technisch hochwertige Waren, genügt ggf. ein geringerer Absatz. Anders sieht es aus bei Massenwaren oder Waren des täglichen Bedarfs. Auch eine zeitlich begrenzte Nutzung oder nur zu besonderen Anlässen (Halloween, Weihnachten) kann genügen, wenn die Produkte hierauf ausgerichtet sind.

Kriterien, die für eine Ernsthaftigkeit in Betracht gezogen werden sollten:

  • Umsatz- und Verkaufszahlen
  • Geschäftsumfang
  • Frequenz und Dauer der Benutzungshandlungen
  • Herstellungs- und Vermarktungskapazität
  • Diversifikation des Geschäfts
  • Natur der relevanten Waren und Dienstleistungen

Markeninhaber muss ernsthafte Markenbenutzung beweisen

Wird der Einwand der fehlenden Benutzung erhoben, muss der Markeninhaber darlegen, dass er die Marke für die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen ernsthaft benutzt hat. Bestreitet der Gegner den Vortrag, muss der Markeninhaber die Benutzung sodann nachweisen.

Hierfür muss er Unterlagen vorlegen, aus denen sich die Benutzung der Marke ergibt. Aus den Benutzungsnachweisen müssen sich Angaben über Ort, Zeit, Umfang und Art der Benutzung der Marke für die Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, entnehmen lassen. Undatierte Screenshots sind daher denkbar ungeeignet.

Rechtsfolgen bei Nichtnachweis der Markenbenutzung

Gelingt dem Markeninhaber der Benutzungsnachweis nicht, kann dies fatale Folgen haben:

Löschungsverfahren

Stellt jemand einen Antrag auf Löschung der Marke wegen Nichtbenutzung, wird die Marke gelöscht, wenn der Markeninhaber eine ernsthafte Markenbenutzung nicht belegen kann.

Klagen wegen Markenrechtsverletzung

Macht der Markeninhaber gegen Ansprüche wegen Verletzung seiner Marke geltend, verliert er die Klage, wenn der Dritte einwendet, die Marke würde nicht ernsthaft benutzt und der Markeninhaber sodann nicht belegen kann, dass er die Marke ernsthaft benutzt. In diesem Fall muss der Markeninhaber die gesamten Kosten des Klageverfahrens tragen.

Widerspruchsverfahren

Erhebt der Markeninhaber Widerspruch gegen die Anmeldung einer Marke durch einen Dritten, kann der Dritte im Widerspruchsverfahren ebenfalls geltend machen, der widersprechende Markeninhaber würde die Marke nicht ernsthaft benutzen. Kann der Markeninhaber die ernsthafte Benutzung nicht belegen, verliert er das Widerspruchsverfahren und die Marke des Dritten wird eingetragen.

Praxishinweis:

Marken stellen einen erheblichen Wert eines Unternehmens dar. Markenschutz sollte daher von Beginn an auf der To-Do-Liste stehen, wenn es um die Gründung von Unternehmen oder die Markteinführung neuer Produkte geht. Aber nicht nur die Markenfindung und der Markenaufbau, sondern auch der Markenerhalt ist wichtig.

Unternehmen sollten daher auch Zeit und Mühe darauf verwenden, die Benutzung ihrer Marke nachweisen zu können. Hinweise und Tipps, wie eine Markenbenutzung nachzuweisen ist, finden Sie hier. Können Unternehmen die Markenbenutzung nicht nachweisen, droht die Markenlöschung.

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Fachanwältin für gewerblichen Rechtsschutz Denise Himburg – Ihre Markenanwältin mit mehr als 20 Jahren Praxiserfahrung im Markenrecht.