Markenabmahnung erhalten - was nun?

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Bild von Steve Buissinne auf Pixabay

Nutzen Unternehmen fremde Marken oder Kennzeichen, drohen Abmahnungen wegen Markenrechtsverletzung. Allerdings stellt nicht jede Nutzung einer fremden Marke eine Markenrechtsverletzung dar. Es ist daher bei jeder Markenabmahnung zu prüfen, ob tatsächlich eine Markenrechtsverletzung vorliegt. Ist die Markenabmahnung berechtigt, kann der Markeninhaber Unterlassung, Auskunft, Schadensersatz und Abmahnkosten fordern. Erfolgte die Abmahnung unberechtigt, kann der Abgemahnte die Abmahnung zurückweisen und Erstattung seiner Anwaltskosten fordern. In diesem Beitrag erfahren Sie alles Wichtige zu Abmahnungen im Markenrecht.

Was ist eine Markenabmahnung?

Nach dem Gesetz hat allein der Markeninhaber das Recht, seine Marke für die von der Marke beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu benutzen (§ 14 Abs. 1 MarkenG). Zudem darf er Dritten untersagen, mit seiner Marke identische oder ähnliche Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit den für ihn geschützten Waren oder Dienstleistungen identisch oder ähnlich sind. Marken genießen daher auch Ähnlichkeitsschutz. Bekannte Marken genießen überdies auch Schutz vor Ausnutzung und Rufausbeutung.

Stellt der Markeninhaber fest, dass Dritte ein mit seiner Marke identisches oder ähnliches Zeichen im geschäftlichen Verkehr für identische oder ähnliche Waren bzw. Dienstleistungen benutzt, kann er den Dritten wegen Markenverletzung abmahnen. Ziel der Markenabmahnung ist es, die Streitigkeit außergerichtlich, d.h. ohne Gerichtsverfahren, aus der Welt zu schaffen. Weist der Abgemahnte die Markenabmahnung zurück, kann der Markeninhaber seine Ansprüche gerichtlich geltend machen.

Berechtigte Markenabmahnung: Ansprüche des Markeninhabers

Liegt tatsächlich eine Markenrechtsverletzung vor, stehen dem Markeninhaber verschiedene Ansprüche zu, die üblicherweise auch alle in einer Markenabmahnung geltend gemacht werden. Hierbei handelt es sich um nachfolgende Ansprüche:

Anspruch auf Unterlassung und Beseitigung

In einer Markenabmahnung wird der Betroffene stets zur Unterlassung und Beseitigung aufgefordert. Befinden sich z.B. markenrechtsverletzenden Produkte im Umlauf, müssen diese ggf. zurückgerufen werden. Ferner müssen markenverletzende Angaben auf der eigenen Webseite, in Angeboten auf Market-Plattformen wie Amazon oder eBay gelöscht oder Kataloge zurückgerufen werden.

Strafbewehrte Unterlassungserklärung

Neben der Beseitigung bestehender Markenverletzungen ist der Abgemahnte zur Unterlassung zukünftiger Markenverletzungen verpflichtet. Dieser Anspruch wird nicht durch die Beseitigung oder das bloße Versprechen, in Zukunft die Markenrechte nicht mehr verletzen zu wollen, erfüllt, sondern grundsätzlich nur durch Abgabe einer Unterlassungserklärung.

Unterlassungserklärung muss ausreichend strafbewehrt sein

Nach der Rechtsprechung ist eine Unterlassungserklärung zur Ausräumung der Wiederholungsgefahr nur geeignet, wenn sie für den Fall der nochmaligen Markenverletzung die Zahlung einer Vertragsstrafe in ausreichender Höhe vorsieht (strafbewehrte Unterlassungserklärung). Zu zahlen ist eine Vertragsstrafe jedoch nur und erst, wenn die abgemahnte Markenrechtsverletzung nach Abgabe der Unterlassungserklärung nochmals begangen wird; vor dem Datum der Abgabe der Unterlassungserklärung begangene weitere Rechtsverletzungen begründen keine Pflicht zur Zahlung der Vertragsstrafe.Keine

Keine Pflicht vorformulierte Unterlassungserklärung zu benutzen

Anders als in vielen Abmahnungen angeführt, ist der Abgemahnte nicht verpflichtet, eine dem Abmahnschreiben beigefügte Unterlassungserklärung zu unterzeichnen. Von der Unterzeichnung vorformulierter Unterlassungserklärungen ohne anwaltliche Prüfung ist grundsätzlich abzuraten, da diese häufig zu weitgehende Unterlassungsverpflichtungen, überhöhte Vertragsstrafen und oft die Übernahme von Abmahnkosten enthalten.

Die Übernahme von Abmahnkosten hat in einer Unterlassungserklärung - ebenso wenig wie die Verpflichtung zur Auskunftserteilung und zum Schadensersatz - schlicht weg nichts zu suchen.

Abgabe Unterlassungserklärung ist kein Schuldeingeständnis

Wichtig zu wissen ist, dass die Abgabe einer Unterlassungserklärung nicht bedeutet, dass der Abgemahnte damit "seine Schuld" eingesteht. Der BGH hat ausdrücklich entschieden, dass der Abgemahnte sich auch nach Abgabe einer Unterlassungserklärung gegenüber dem Markeninhaber darauf berufen kann, dass die Markenabmahnung unberechtigt war.

Dies gilt auch, wenn in der Unterlassungserklärung ein Vorbehalt wie „ohne Anerkennung einer Rechtspflicht, jedoch rechtsverbindlich“ nicht enthalten war; nach der BGH-Rechtsprechung bedarf es eines solchen Zusatzes nicht. Demnach kann sich der Abgemahnte auch nach Abgabe einer Unterlassungserklärung in einem etwaigen Klageverfahren auf Auskunft, Schadensersatz und Abmahnkosten durchaus erfolgreich verteidigen.

Keine voreilige Abgabe von strafbewehrten Unterlassungserklärungen

Wird gegen eine strafbewerhrte Unterlassungserklärung verstoßen, drohen Vertragsstrafen. Je Verstoß kann sich diese auf mehrere Tausend EUR beziffern.
Eine strafbewehrte Unterlassungserklärung darf daher nur abgegeben werden, wenn zu 100% sichergestellt ist, dass kein Verstoß gegen die Unterlassungserklärung droht. Dies setzt voraus, dass man bereits begangene Markenrechtsverletzungen umfassend beseitigt, nicht nur auf der eigenen Webseite, sondern ggf. auch auf Webseiten und Portalen Dritter, zudem im Cache von Suchmaschinen sowie eigene Mitarbeiter, Werbe- und Vertriebspartner sowie sonstige Dienstleister umfassend informiert. Kann der Abgemahnte nicht sicherstellen, dass es nicht zu einem Verstoß gegen die strafbewehrte Unterlassungserklärung kommt, ist der bessere Weg, keine Unterlassungserklärung abzugeben. Dies auch dann, wenn die Markenrechtsverletzung klar auf der Hand liegt. Dann droht zwar ggf. ein Klageverfahren. Die damit verbundenen Kosten kann der Abgemahnten jedoch gering halten, in dem er sich nicht verteidigt. In diesem Fall sind die mit einem Klageverfahren verbundenen Kosten oft geringer als auch nur eine Vertragsstrafe.

Anspruch auf Vernichtung und Rückruf

Nach § 18 MarkenG kann der Markeninhaber vom Rechtsverletzer unter Umständen verlangen, dass Produkte, die das Markenrecht verletzten, zurückgerufen und durch Vernichtung endgültig aus dem Verkehr gezogen werden. Dies allerdings nur, wenn dies verhältnismäßig ist. Das Gesetz ordnet hier ausdrücklich an, dass bei der Verhältnismäßigkeitsprüfung auch die Interessen Dritter, und damit auch die Interessen des Verletzers, zu berücksichtigen sind. Auch hier anwaltlicher Rat hilfreich.

Anspruch auf Auskunft

Ferner kann der Markeninhaber Auskunft über den Umfang der Markenverletzung verlangen, um auf dieser Basis anschließend den Schadensersatz zu berechnen. Dabei kann der Markeninhaber auch Vorlage von Belegen, Rechnungen und sonstigen Unterlagen verlangen.

Darüber hinaus kann der Markeninhaber auch Auskunft über Zulieferer und Lieferketten verlangen, um gegen weitere Verletzer vorgehen zu können.

Anspruch auf Schadensersatz

Zudem steht dem Markeninhaber bei einer Markenrechtsverletzung ein Schadensersatzanspruch zu. Dabei kann der Markeninhaber zwischen drei verschiedenen Berechnungsmethoden wählen:

  • Herausgabe des Verletzergewinns (Netto-Gewinn abzgl. Kosten)
  • Erstattung des dem Markeninhaber durch die Markenrechtsverlertzung entgangenen Gewinns (Nachweis ist schwer bzw. gar nicht zu führen)
  • Lizenzanalogie (Fiktion eines Lizenzvertrags)

In der Praxis wird der Schadensersatz oft im Wege der Lizenzanalogie berechnet. Hierbei handelt es sich um eine fiktive Schadensberechnung, d.h. ein echter Schaden muss nicht nachgewiesen werden. Die fiktiven Lizenzgebühren richten sich danach, was vernünftige Parteien vereinbart hätten, wenn sie einen Markenlizenzvertrag geschlossen hätten. Hier besteht sowohl für den Abmahner als auch den Abgemahnten argumentativer Spielraum, den im Markenrecht spezialisierte Anwälte ausnutzen.

Anspruch auf Erstattung von Abmahnkosten

Hat der Markeninhaber mit der Markenabmahnung Anwälte beauftragt, muss der Abgemahnte auch die damit verbundenen Kosten erstatten. Aufgrund der im Markenrecht hohen Streitwerte (nicht benutzte Marke: 25.000 EUR, benutzte Marke: regelmäßig 50.000 EUR, je nach Ruf und Bekanntheit der Marke auch 100.000 EUR und mehr), beziffern sich die Anwaltskosten auf mindestens 1.500 EUR bzw. oft auf weit höhere Beträge.

Unberechtigte Markenabmahnung: Ansprüche des Abgemahnten

Nicht jede Markenabmahnung wird zu Recht ausgesprochen. Daher sollte jede Markenabmahnung anwaltlich überprüft werden. Und zwar durch Anwälte, die im Markenrecht spezialisiert sind.

Ist die Markenabmahnung unberechtigt, kann der Abgemahnte die Abmahnung zurückweisen. Zudem muss der Abmahner dem Abgemahnten dessen Rechtsverteidigungskosten erstatten.

Nicht nur für juristische Laien, sondern auch für im Markenrecht nicht bewanderte Anwälte ist es schwierig einzuschätzen, ob tatsächlich eine Markenrechtsverletzung vorliegt bzw. kennen sie nicht die möglichen Angriffspunke. So ist bei einer Markenanbamhnung zu prüfen,

- ob der Einwand der fehlenden Benutzung erhoben werden,
- ob der Abgemahnte das Zeichen überhaupt "markenmäßig" benutzt hat,
- ob der Abgemahnte sich ggf. auf eine berechtigte Nutzung nach § 23 MarkenG berufen kann,
- ob die Rechte an der Marke gem. § 24 MarkenG erschöpft sind,
- ob Verwechslungsgefahr im markenrechtlichen Sinne besteht.

Insbesondere sollte stets gepüft werden, ob der Markeninhaber seine Marke ernstahft benutzt. Aus nichtbenutzten Marken kann man nicht abmahnen.
Ist dies nicht der Fall und die 5jährige Benutzungsschonfrist schon abgelaufen, kann der Abgemahnte den Nichtbenutzungseinwand erheben.

Fazit:

Bei Markenabmahnungen geht es schnell um sehr viel Geld.

War die Markenabmahnung berechtigt, kann der Markeninhaber neben Unterlassung, Vernichtung und Auskunft, auch Schadensersatz und Abmahnkosten verlangen. Aufgrund der im Markenrecht anzusetzenden hohen Streitwerte, können sich allein die Abmahnkosten auf mehrere Tausend EUR beziffern. Hinzu kommt der Schadensersatz. Hier kann der Markeninhaber zwischen verschiedenen Berechnungsmethoden wählen.

Markenrechtsverletzungen sollten daher vermieden werden.

Markenabmahnungen sind jedoch auch für Abmahner nicht ungefährlich. Denn erfolgte eine Markenabmahnung unberechtigt, drohen Ansprüche des Abgemahnten auf Erstattung der ihm zur Abwehr der unberechtigten Markenabmahnung entstandenen Anwaltskosten. In der Höhe entsprechen diese den in der Abmahnung geforderten Abmahnkosten.

Markenabmahnungen sollten daher nicht vorschnell ausgesprochen werden.

Haben Sie Fragen zum Markenrecht oder zur Markenbenutzung? Werden Ihre Marken durch Dritte verletzt ?
Oder haben Sie eine Abmahnung von Dritten wegen Markenrechtsverletzung erhalten? Ich berate und vertrete auch Sie gerne.
Fachanwältin für gewerblichen Rechtsschutz Denise Himburg – Ihre Markenanwältin mit mehr als 20 Jahren Praxiserfahrung im Markenrecht.